COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 708/2018 de 7 DE MARZO
El pasado 7 de marzo, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (Sec. 3ª) decidió denegar el acceso registral a la marca colectiva nacional M 3.012.390 “BARCELONA” (denominativa) que había solicitado el Ayuntamiento de Barcelona para productos y servicios de las 45 categorías del Nomenclátor Internacional.
La historia comienza cuando el Ayuntamiento de Barcelona pretendió en Diciembre de 2011 registrar, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, como marca colectiva el signo denominativo “BARCELONA” para todas las clases del Nomenclátor Internacional. Rápidamente la solicitud fue opuesta, dando comienzo así a una guerra que ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona, en última instancia, a recurrir en casación frente al Tribunal Supremo.
Esta exhaustiva resolución del Alto Tribunal, en mi opinión correcta, deniega el registro de esta marca colectiva por incumplir uno de los requisitos fundamentales que cumplen las marcas y, no es otro que, el de disponer de un carácter distintivo suficiente como para permitir al público interesado distinguir la titularidad de los productos o servicios designados (art. 5.1.b) de la Ley de Marcas). Sin embargo, tal y como se ha subrayado, nos encontramos ante una solicitud de marca colectiva, por lo que hay que tener en cuenta ciertos apuntes.
En primer lugar, las marcas colectivas cuentan con una regulación propia dentro de la Ley de Marcas española (art. 62 y ss.). Las particularidades con respecto a las marcas individuales pasan por que la función que deben cumplir las primeras es la de distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación o corporación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas o corporaciones. Por tanto, únicamente podrán solicitar las marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes o comerciantes con capacidad jurídica o, las personas jurídicas de Derecho público. Así las cosas, el Ayuntamiento de Barcelona está legitimado para solicitar este tipo de marcas.
Otra de las particularidades de las marcas colectivas es que pueden saltarse la prohibición absoluta de registro de las marcas individuales regulada en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas, la cual impide registrar marcas que se compongan exclusivamente de signos que puedan servir para designar la procedencia geográfica de los productos o servicios en el comercio. El propio apartado 3 del artículo 62 así lo establece, aunque limita este derecho, pues no permitir que los titulares de estas marcas prohíban a terceros el uso, con arreglo a las prácticas leales industriales o comerciales, de estas indicaciones en el comercio.
A pesar de esta excepción que marca el artículo 62.3, el Alto Tribunal ha estimado que la marca colectiva “BARCELONA” carece de carácter distintivo, al haber sido solicitada para todas las clases de la Clasificación de Niza, y es que establece el propio Tribunal que: “la solicitud indiscriminada de inscripción de la marca colectiva para todos los productos y servicios del Nomenclátor Internacional de Marcas contribuye a diluir la función que es propia de las marcas colectivas, al no permitir discernir a la generalidad de los consumidores la naturaleza o el origen del producto o del servicio, lo que, en este supuesto, supone una quiebra del principio de especialidad, que rige en el Derecho marcario, poniendo en riesgo la leal competencia”.
En definitiva, bajo mi punto de vista, la decisión del Tribunal es completamente acertada, pues no se está buscando privar al Ayuntamiento de Barcelona de que proteja la imagen positiva de la ciudad a través del registro de marcas (tal y como alegaba la defensa del Ayuntamiento). Es más, la Oficina Europea (EUIPO), permitió al Ayuntamiento barcelonés registrar la marca comunitaria 1.619.709 “BARCELONA”, pero esa vez limitado a servicios de las clases 35, 35 y 42.
Más bien, el Tribunal lo que pretende es evitar la reintroducción de la prohibición absoluta que se incluía en el artículo 11.1.h) de la anterior Ley marcaria de 1988, la cual no permitía registrar como marcas la denominación del Estado, las Comunidades Autónomas o de los Municipios españoles sin la debida autorización. El Tribunal indica que esta prohibición fue suprimida por la vigente Ley de Marcas, por lo que no sería correcto intentar aprovecharse de las particularidades de las marcas colectivas para monopolizar un origen geográfico en el comercio.
Por lo tanto, el término Barcelona está abierto para que cualquier tercero pueda solicitar su registro, siempre y cuando cuente con los elementos suficientes como para desprender el necesario carácter distintivo que caracteriza la legislación marcaria y no caiga en la prohibición absoluta del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas.
Alejandro García Martínez
Juan Botella IP & Asociados