Comentario a la Sentencia del Tribunal General de 18 de mayo de 2018 (asunto T-419/17)
A raíz de la reciente sentencia de 18 de mayo (asunto T-419/17), el Tribunal General europeo ha tenido la oportunidad de sentar una completa base doctrinal con respecto al fenómeno conocido como “vulgarización de las marcas” dentro del sector farmacéutico. La importancia de esta resolución reside en la interpretación que el Tribunal ha realizado acerca del público a tener en cuenta para determinar si se ha vulgarizado una marca farmacéutica.
¿Qué es la vulgarización de una marca?
¿Quién no conoce las aspirinas, la maicena, bio, sopa de letras o el velcro? Todos estos “productos” fueron originalmente marcas de unos productos concretos, sobre las que sus titulares ostentaban un monopolio. Sin embargo, dada su amplia difusión y extensión por sus diferentes sectores del mercado, el público comenzó a designar todos los productos con estas marcas.
La vulgarización de un signo distintivo sucede cuando el signo que conforma una marca se convierta en la designación habitual del producto o servicio amparado por dicha marca. Este fenómeno provoca que las marcas vulgarizadas dejen de cumplir con su función principal, que es la de distinguir el origen empresarial de unos productos, para convertirse en la manera habitual de designar un producto, quedando así totalmente desligado el signo de su origen empresarial concreto (SSTJUE de 29 de abril de 2004, C-371/02 y de 6 de marzo de 2014, C-409/12).
El artículo 58.1.d) del Reglamento de Marca de la Unión Europea 2017/1001 y el artículo 55.1.b) de la Ley española de Marcas 17/2001 regulan de forma muy similar esta figura dentro de las causas de caducidad de las marcas:
“Se declarará la caducidad de la marca […] si, por la actividad o inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrado”.
Sin entrar en detalle con respecto a los mecanismos para instar la caducidad (que en caso de Marcas de la Unión Europea se insta ante la Oficina y en caso de Marcas españolas, ante los tribunales) ni con respecto al requisito subjetivo de la actividad o inactividad del titular de la marca, el Tribunal General acota la discusión a sentar las bases para determinar qué público ha convertido la marca en la designación del producto o servicio que pretende amparar, ya que para determinar si ha habido vulgarización de una marca la única realidad que a la que ha de atender el juzgador es la del comercio, o mejor dicho, la del mercado (STS núm. 1229/2009, de 22 de diciembre).
El contexto del procedimiento
La controversia se inició cuando en septiembre de 2014, Mendes SA (parte recurrente) presentó ante la EUIPO una solicitud de caducidad de la Marca comunitaria A 1.437.789 “VSL#3”, concedida para amparar productos de la clase 5, por considerar que dicha marca se había convertido en la designación usual en el comercio de los productos de que se trata.
Tanto la División de Anulación como las Salas de Recurso de la EUIPO desestimaron la pretensión de la recurrente por considerar que las pruebas que había presentado no demostraban que la marca controvertida se había vulgarizado.
No obstante, Mendes SA recurrió ante el Tribunal General, entre otros motivos, por estimar que la Sala de Recurso de la EUIPO definió erróneamente el sector interesado y la percepción por parte de éste último sobre la marca controvertida.
La respuesta del Tribunal
Parte el Tribunal del hecho de que no existe doctrina jurisprudencial previa con respecto al sector del público sobre el que recae la vulgarización de las marcas en el sector farmacéutico.
Si bien, el Tribunal trae a colación su sentencia de 29 de abril de 2004 (C-371/02), en el que estableció que cuando en el ámbito de mercado concreto interviene un intermediario, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha vulgarizado son los consumidores o usuarios finales, teniendo también en cuenta la influencia de los intermediarios en las decisiones de adquisición.
Por su parte, la recurrente alegó en su escrito de recurso que para discernir el sector pertinente en este caso, primero se debería tener en cuenta a la comunidad investigadora médica y científica, posteriormente a los farmacéuticos encargados de su venta y, finalmente a los pacientes o consumidores finales.
En línea con la citada sentencia, el Tribunal indica que en el sector farmacéutico, la marca forma parte de un proceso comunicativo entre vendedor (farmacéuticos y médicos) y el comprador (paciente) y ésta cumplirá su función indicativa del origen empresarial si ambos actores “entienden” la propia marca y ninguno de ellos la “entiende” como designación genérica.
Sin embargo, indica el Tribunal, que una marca puede seguir cumpliendo su función de indicación del origen a pesar de que el comprador no sepa que se trata de una marca registrada, si un intermediario ejerce una influencia determinante en la decisión de comprar o no el producto. Así sucede, por ejemplo, cuando es el propio intermediario quien decide por el consumidor sobre la compra, como sucede en el caso de los fármacos, donde intervienen directamente los médicos y los farmacéuticos.
El Tribunal coincide con el recurrente cuando establece que, para este caso concreto, se deberá considerar en primer lugar a los consumidores finales del producto, ya que estamos ante una marca que ampara un preparado probiótico destinado al tratamiento de patologías gastrointestinales, no sujetos a prescripción médica. Este hecho es muy revelador, en tanto que, al no estar sujeto a prescripción médica su aparición publicitaria en medios es posible, siendo en mayor medida los consumidores finales quienes realicen la decisión de compra final.
Por su parte, el Tribunal excluyó a la comunidad científica como parte del sector interesado ya que su influencia sobre la decisión de compra de los consumidores finales es inexistente.
Finalmente, el Tribunal General entendió que la recurrente no había conseguido demostrar que el sector interesado (consumidores finales e intermediarios) percibía la marca controvertida como la designación usual del producto para el que está registrada.
Conclusiones
Por lo tanto podemos extraer que, en el sector farmacéutico, para saber cuál es el público interesado que designará genéricamente a los productos por el nombre de una marca y por tanto provocará su vulgarización debemos atender a quien tiene la influencia sobre la decisión de compra final.
Por ello, se deberá tener en cuenta principalmente a los consumidores finales, pero, sin descartar la figura del intermediario, pues la importancia de este segundo sujeto radicará en la mayor o menor influencia directa que puedan infundir en el consumidor final, y que variará según el medicamente esté sujeto a prescripción médica o no.
Alejandro Garcia,
JUAN BOTELLA IP LEGAL & ASOCIADOS