LEY DE MARCAS
Primera parte: Novedades del Anteproyecto de Modificación de la Ley española de Marcas 17/2001
Introducción
El Gobierno ratificó el pasado día 20 de julio el Anteproyecto de modificación de la Ley española de Marcas 17/2001, la cual llevaba publicada en el BOE desde el 18 de abril de 2017. La necesidad de actualizar esta Ley que cumple casi dos decenios viene motivada por el actual proceso de armonización jurídica que está viviendo la Unión Europea.
Este esfuerzo de armonización en los aspectos jurídicos de las marcas viene precedido por las Directivas 89/104/CEE y 2008/95/CE, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
Tal y como indica el Preámbulo del Anteproyecto, estas Directivas lograron solidificar los cimientos del mercado interior al eliminar trabas a la libre circulación de mercancías y servicios. Sin embargo, las legislaciones nacionales de los Estados miembros en materia de marcas seguían difiriendo en muchos aspectos, por lo que la necesidad de armonizar legislaciones seguía siendo vigente. Así lo entendió el Consejo europeo en sus conclusiones de 25 de mayo de 2010, al proponer que se modificara la Directiva de 2008.
El resultado es la nueva Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de los Estados miembros en materia de marcas. La importancia de esta nueva Directiva reside en que no solo se han aproximado normas de derecho material, sino que también se ha realizado un enorme esfuerzo en materia de normas procedimentales. El objeto del presente artículo, sin embargo, va a centrarse en las principales novedades de carácter material.
Novedades de derecho material
-Legitimación-
La primera novedad, si bien no impuesta por la Directiva, ha sido la modificación de los sujetos con legitimación para obtener el registro de marcas o nombres comerciales (art. 3).
La nueva figura se ve claramente ampliada con respecto a la regulación anterior, pues se suprime el requisito de la nacionalidad y, a partir de la entrada en vigor de la Ley en 2019, cualquier persona física o jurídica, e incluso las entidades de derecho público podrán solicitar el registro de una marca o nombre comercial, sin importar su nacionalidad de origen.
El primer impacto lógico de esta medida ha sido la supresión de las causas de nulidad o caducidad por falta de legitimación, dada la amplitud del espectro de sujetos con legitimación. Este requisito, también por la lógica de la propia figura, se mantiene para las marcas de garantía y certificación.
-Concepto de marca-
La novedad que posiblemente mayores desafíos jurídicos plantea, tanto para la Oficina como para los Tribunales, reside en la modificación del artículo 4 de la Ley. Este nuevo artículo, si bien no modifica el concepto de marca en sentido estricto, suprime la necesidad de representar gráficamente el signo distintivo para poder registrarse, bastando únicamente que sea susceptible de ser representada. Se mantiene intacta la función esencial de la marca de identificar el origen empresarial de unos productos o servicios concretos.
Este guiño del legislador se debe a que gracias a las mejoras en la tecnología, se han creado nuevas vías para representar un signo distintivo. A modo de ejemplo, se abre la puerta a que el solicitante de una marca sonora, aparte de poder representar el sonido a través de una partitura, pueda subir un archivo de sonido MP3. Otro ejemplo son las marcas de movimiento, que podrán representar el cambio de posición del signo mediante una secuencia de dibujos del mismo o a través de un archivo de audio MP4. Otros signos que podrán verse registrados como marcas son los multimedia, hologramas, de posición o marcas de patrones, aquí podemos ver varios ejemplos de las mismas:
La paloma de VISA, ejemplo de marca de movimiento:
Las tres rayas de Adidas a mitad de la zapatilla, ejemplo de marca de posición
Barrio Provenza, ejemplo de marca de patrones:
Ejemplo de representación de las marcas sonoras (anterior y posterior):
Finalmente, el legislador realiza un ejercicio inclusivo y flexible al añadir un cajón de sastre con “y otras marcas”, al permitir que futuras formas de representación puedan ser registradas como marcas el día de mañana.
-Prohibiciones de registro-
Con lo que respecta a las prohibiciones absolutas, el primer cambio lo vemos en la letra e) del párrafo primero del artículo 5, al prohibir las marcas que se constituyan exclusivamente no solo por la forma del producto, sino por cualquier otra característica impuesta por la naturaleza del producto. Se amplía aquí el objeto de la prohibición a otras características.
Sin embargo, la modificación más significativa pasa por que se amplía la protección, como prohibición absoluta, de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas (letra h) tanto nacionales, como de la Unión, como aquellos amparados por un Acuerdo Bilateral entre la Unión y un país tercero. La redacción anterior quedaba acotada únicamente a la protección de vinos y bebidas espirituosas, pero no se extendía a cualquier otro producto protegido por denominación de origen o indicación geográfica.
En segundo lugar, se añade la protección como prohibición absoluta de los términos tradicionales de vinos y de especialidades tradicionales garantizadas (letras i y h) y finalmente, la letra j también ampara a los obtentores de variedades vegetales, al prohibir el registro de marcas que colisionen con obtenciones vegetales anteriores, siempre y cuando la solicitud de marca se refiera a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
Por último, con respecto a las prohibiciones relativas, se modifica el apartado tercero del artículo 9 al añadir como derechos anteriores las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que se hubieran solicitado, con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca posterior, de conformidad con la legislación de la Unión europea o del Derecho nacional.
Podemos observar como el legislador ha regulado la figura de las denominaciones de origen como motivo de prohibición absoluta y como motivo de prohibición relativa. Lo que se pretende con ello es garantizar que tanto la OEPM como los titulares de las denominaciones de origen, puedan o bien examinar de oficio o bien oponerse a instancia de parte, al registro de una marca idéntica o confundible con el derecho anterior. Esta doble vía de protección refleja la concienciación de los Estados miembros de cuán importante llegan a ser estas figuras en la promoción y defensa del patrimonio cultural de cada Estado.
-Las marcas renombradas-
La última gran novedad a nivel material no nos ha pillado por sorpresa a quienes nos dedicamos a este sector, ya que España era uno de los últimos Estados miembros de la Unión europea que mantenía este sistema dual de marcas renombradas (renombradas y notorias).
Pues bien, la nueva modificación se acopla a la definición de marcas renombradas que ya regulaba el derogado Reglamento de Marcas Comunitarias 207/2009 y se unifica a la categoría única del renombre en España o en la Unión europea. Estas marcas, como ya sabemos, rompen el principio de especialidad, al no requerir que la marca posterior esté solicitada para los mismos productos y servicios, siempre que se pretenda una ventaja desleal del renombre de la marca anterior o se pretenda perjudicar dicho renombre y siempre que los signos sean idénticos o confundibles.
Ahora bien, ya como opinión personal, creo que será necesario crear una escala de mayor o menor renombre de la marca, pues mientras más renombrada esta sea, mayor será el alcance de su protección. Se trata de un sistema ya implantado por los Tribunales de Marca de la Unión europea y por la EUIPO, por lo que todos intuimos que los Tribunales españoles y la OEPM seguirán esta misma línea doctrinal.
Conclusiones
A pesar de que las modificaciones más relevantes son en materia de derecho procedimental, todas estas nuevas disposiciones sobre el derecho sustantivo de marca ayudan en gran medida a lograr el esperado mercado único de la Unión, lo cual se verá reflejado en una mayor seguridad y conocimiento hacia los interesados en solicitar una marca, de que se podrá seguir una estrategia similar para registrar marcas nacionales en cualquier país de la Unión.
Alejandro Garcia Martinez
