Segunda parte: Novedades del Anteproyecto de Modificación de la Ley Española de Marcas 17/2001
Continuamos con el análisis de las principales novedades que introduce el Anteproyecto de Modificación de la Ley Española de Marcas 17/2011. Como bien ya dijimos en la primera parte del artículo, motivado por la necesidad de trasponer a nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2015/2436, el legislador nacional ha introducido una serie de cambios al sistema procedimental con relación al derecho marcario. A continuación podemos ver las principales novedades:
-Legitimación-
El Anteproyecto redefine el régimen de los sujetos con legitimidad para entablar acciones de defensa de la marca y para entablar acciones de nulidad y caducidad frente a marcas de terceros.
Con respecto a los primeros, el legislador ha realizado una aproximación al régimen ya previsto para la defensa de patentes. A partir de la entrada en vigor de la modificación, se regula expresamente que la legitimación de los licenciatarios para formular oposiciones y para entablar acciones de infracción, siempre y cuando se haya reservado esta posibilidad en el contrato de licencia o el titular haya dado su consentimiento expreso y, en caso de licenciatarios exclusivos, si hubiesen pasado tres meses desde que hubiera requerido al titular de la marca para que iniciase acciones en defensa de la marca, sin que éste hubiera contestado.
A su vez, se regula expresamente la figura del litisconsorte. El licenciatario de una marca podrá intervenir en un procedimiento iniciado por el titular de la misma en defensa de esta con la finalidad de que pueda obtener una indemnización por daños y perjuicios. Otra novedad que ya recogía la práctica de nuestros Tribunales y la Oficina es que aquél que entable una acción de oposición podrá basar la misma en una pluralidad de derechos anteriores (acumulación objetiva), siempre que pertenezcan al mismo titular,
Por último, se regula expresamente la legitimidad para plantear acciones de nulidad y caducidad. La legitimidad en estos casos dependerá de si estamos ante una causa de nulidad relativa o absoluta; para las primeras, únicamente los titulares de derechos anteriores invocados, mientras que para las absolutas, se extiende el concepto de legitimado a cualquiera que se sienta afectado o perjudicado por el registro de la marca (cualquier persona física o jurídica, las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, etc…).
A instancia de cualquier tercero legitimado, junto a este último grupo de causas absolutas, podrá también plantearse la acción de caducidad por falta de uso, por conversión de la marca en denominación usual del producto o en signo engañoso. La Oficina, por su parte, se reserva en exclusiva las acciones de nulidad y caducidad por falta de renovación y por renuncia del titular.
-Límites al derecho conferido por una marca-
El legislador ha mantenido la estructura esencial de los límites al derecho conferido por el registro de una marca, pero introduce dos modificaciones ciertamente relevantes.
En primer lugar, suprime el uso inmune en el tráfico económico del nombre comercial o de la denominación social y limita su inmunidad a únicamente los nombres de personas físicas, siempre que utilicen sus nombres de acuerdo a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Por lo tanto, tras la entrada en vigor de esta nueva ley, deberán andarse con cuidado los titulares de denominaciones sociales o nombres comerciales que puedan chocar con derechos de marcas anteriores, pues serán susceptibles de estar infringiendo esos derechos.
En segundo lugar se elimina completamente la inmunidad registral, en tanto que el titular de una marca posterior no podrá invocarla para eximirse de responder frente acciones de violación de derechos de propiedad industrial anteriores.
-Prueba de uso-
Una de las novedades estrella de esta nueva Ley de Marcas y que supone un enorme acercamiento al régimen previsto para las Marcas de la Unión Europea, es el requisito de la prueba de uso.
En caso de una oposición al registro de una marca, el sujeto que vea su solicitud impugnada podrá exigir al oponente que acredite el uso real y efectivo en el mercado del derecho registral anterior invocado durante un período anterior de cinco años, siempre y cuando el derecho anterior invocado tuviese una antigüedad mayor a cinco años. En su defecto, el oponente deberá acreditar la existencia de causas justificativas de la falta de uso, si se ha enfrentado a alguna imposibilidad. En el caso de que el oponente no sea capaz de acreditar estos extremos, verá su oposición desestimada.
El legislador indica expresamente que el plazo de cinco años para acreditar el uso de una marca comienza a computar desde que la concesión de dicha marca adquiriese firmeza. Por tanto, en el caso que se haya presentado, por ejemplo, un recurso contencioso-administrativo contra el registro de la misma, no se adquirirá firmeza hasta verse este resuelto.
El oponente, por tanto, deberá demostrar que ha utilizado la marca en el período anterior de cinco años, tal y como está registrada en la Oficina. Sin embargo, no es necesario acreditar un uso exactamente igual que el registrado, pues bastará con demostrar que se ha realizado un uso distinto que no difiera en los elementos que conforman la distintividad de dicha marca y que no sea sobre productos o servicios diferentes a los amparados por el registro.
Esta acción de la prueba de uso también se extiende a los procedimientos judiciales de infracción o violación de marca. En el caso de que la marca anterior supuestamente infringida tenga una antigüedad mayor a cinco años, el supuesto infractor podrá plantear como motivo de fondo en la contestación a la demanda (y no en vía de excepción) la prueba de uso de la marca invocada por parte del demandante.
Por último y a pesar de no ser puramente una prueba de uso, en el caso de encontrarnos ante una acción por infracción de marca renombrada, el supuesto infractor podrá solicitar del demandante que acredite que la marca anterior era renombrada en a la fecha de solicitud o de prioridad del signo posterior.
-Las nuevas acciones de nulidad y caducidad-
La reforma que, a mi entender, mayor repercusión va a suponer es la que afecta a la competencia para declarar la nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales. A partir de su entrada en vigor, la Oficina Española de Patentes y Marcas asume la competencia directa, por lo que estas acciones dejarán de tener que presentarse ante los Tribunales. No obstante, debido a la dificultad de regular esta nueva situación, el legislador establece una vacatio legis hasta el 14 de enero de 2023, durante el cual los Tribunales mantendrán la competencia directa sobre estas acciones.
Esta novedad ha requerido modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual otorgaba la competencia directa a los Juzgados de lo Mercantil y también la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marca, la cual se remite a las normas de la Ley de Patentes en jurisdicción y competencia. Esta última (Ley 24/2015 de Patentes) ya fue adaptada a estas nuevas circunstancias.
Esta norma de la competencia directa encuentra una excepción y es que aún se podrán plantear acciones de nulidad o caducidad ante los Tribunales, a través de la vía de la reconvención. Se trata de que ante acciones de violación de una marca, el demandado mantiene la posibilidad de solicitar que se declare la nulidad o caducidad de la marca y evitar así la infracción. Por ejemplo, en caso de ser demandado por una acción de infracción de marca, se podrá plantear reconvención de caducidad por tolerancia, si las marcas han convivido por un período de más de cinco años de manera pacífica en el mercado.
Otra de las novedades en este apartado ha sido la supresión como causas de nulidad y caducidad la falta de legitimación para obtener el registro de marcas. Como ya anunciamos en la Parte primera del artículo, al ampliarse los sujetos legitimados para solicitar una marca, la supresión de estas causas resulta lógica.
Decir cabe que el Anteproyecto únicamente establece las directrices mínimas del procedimiento de nulidad o caducidad, por lo que deberemos esperar a que el mismo sea desarrollado exhaustivamente a través de un Reglamento específico.
Finalmente, con respecto a los efectos de la declaración de nulidad y caducidad, los mayores cambios afectan a la caducidad, y es que declarada la caducidad de una marca, los efectos se retrotraerán a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o de planteamiento de la reconvención. Los efectos de las declaraciones de nulidad seguirán siendo ex tunc.
-Cosa juzgada-
Con motivo de esta dualidad resolutoria y que tanto Oficina (a través de acción directa) como Tribunales (a través de la demanda reconvencional) tengan competencia sobre la declaración de nulidad o caducidad, el legislador ha reforzado el sistema de cosa juzgada, para evitar retrasos, abusos y contradicciones.
Con la nueva redacción se prevé expresamente la inadmisibilidad de toda demanda reconvencional por nulidad o caducidad si la OEPM ya hubiera dictado una resolución firme con el mismo objeto y viceversa. La aplicación práctica de esta nueva norma puede dar pie a que, por ejemplo, el demandado no pueda plantear una demanda reconvencional ante una infracción de marca, si la OEPM declaró la improcedencia de la nulidad de dicha marca supuestamente infringida en un momento anterior.
Por último, los efectos de cosa juzgada también se extienden a la imposibilidad, por parte de un titular de varios derechos anteriores (marcas, diseños, derechos de autor…) que hubiera ya planteado una acción de nulidad o demanda reconvencional en base a varios de esos derechos, de plantear acciones posteriores con otro de sus derechos anteriores, si hubiera podido alegar dichos derechos en apoyo de la primera acción.
Se intenta evitar así que los titulares de familias de marcas aprovechen sus portfolios de marcas para realizar abusos y fraudes procesales.
-Conclusión-
La asunción de estas nuevas competencias afecta de manera directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que va a tener que crear un nuevo cuerpo dentro de su sede especializado en la resolución de conflictos de nulidad y caducidad. A su vez, resultará necesaria una mejor coordinación entre la Oficina y los Tribunales, que permita contar con un procedimiento seguro y que no se dilate más de la cuenta.
Sin embargo, la mayor coordinación pasará con los órganos de la Unión Europea (EUIPO y Tribunal de Justicia), que deberán guiar a las Oficinas nacionales para lograr resoluciones más claras y conformes a un derecho cada día más armonizado.
Alejandro García Martínez
