Suprimir la marca de un tercero sobre un producto para posteriormente colocar una marca propia para su comercialización en el EEE se considera infracción del artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE (artículo 9 del Reglamento 2017/1001)
–Introducción–
Tras un merecido descanso veraniego, volvemos a la carga con nuevos artículos de interés del mundo de la Propiedad Industrial. En esta ocasión y dado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no cuelga el cartel de cerrado por vacaciones, vamos a analizar una de las resoluciones más interesantes que nos ha podido dejar el Alto Tribunal europeo en estos meses estivales, se trata de la Sentencia de 25 de julio de 2018, Asunto C-129/17.
-Contexto fáctico-
De una parte, encontramos a la conocida compañía japonesa Mitsubishi, y a la compañía MCFE, licenciataria exclusiva para la fabricación y comercialización de carretillas elevadoras de la marca Mitsubishi en todo el Espacio Económico Europeo (EEE). La compañía nipona es titular de varias Marcas de la Unión Europea e Internacionales que amparan el término “Mitsubishi” y el gráfico de su logo (la estrella de tres puntas) para productos de la clase 12 (vehículos a motor, vehículos eléctricos y carretillas elevadoras):
De otra parte, encontramos a DUMA y a su filial GSI, entidad belga cuya actividad principal es la compraventa de carretillas elevadoras nuevas y de segunda mano, que ofrece tanto productos propios como de terceros y que fue antiguo licenciatario de las carretillas elevadoras de Mitsubishi.
Con respecto a la parte del litigio que nos interesa, es necesario saber que el 20 de noviembre de 2009, Duma y GSI adquirieron, fuera del EEE, carretillas elevadoras para después introducirlas en el EEE, concretamente bajo el régimen de depósito aduanero. Sucedía que, durante este depósito, Duma suprimía todos los signos de las marcas Mitsubishi de las carretillas elevadoras, efectuaba las modificaciones necesarias para adaptarla a la normativa europea y colocaba sus signos propios allá donde estuvieron las marcas Mitsubishi, para finalmente comercializarlos dentro del EEE.
Mitsubishi se opone a dicha supresión de sus signos y plantea una acción de cesación ante el Tribunal de lo Mercantil de Bruselas. Sin embargo, este Tribunal desestima su pretensión. Mitsubishi recurrió ante el Tribunal de Apelación belga, el cual ante la duda interpretativa del artículo 5, plantea al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:
- A) ¿Comprenden el artículo 5 de la Directiva 2008/95 y el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 el derecho del titular de la marca de oponerse a la supresión, por un tercero, sin su consentimiento, de todos los signos idénticos a las marcas colocadas en los productos (desmarcado) cuando se trata de mercancías que nunca antes han sido comercializadas en el EEE, como las mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero, y cuando este tercero suprime esos signos con el propósito de importar y comercializar esas mercancías en el EEE?.
- B) ¿Puede verse afectada la respuesta a la cuestión prejudicial por el hecho de que la importación o comercialización de esas mercancías en el EEE se produzca con un signo distintivo propio de tercero, colocado por él en dichas mercancías (remarcado)?
2) ¿Puede verse afectada la respuesta a la primera cuestión prejudicial por el hecho de que los productos así importados o comercializados sigan siendo identificados por el consumidor medio pertinente, por su aspecto exterior o por su modelo, como procedentes del titular de la marca?
-La decisión del Tribunal-
El Tribunal pone de relieve que para responder a esta cuestión prejudicial debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 (contenido del derecho de marca), en relación con el artículo 7 de la Directiva 2008/95 (agotamiento del derecho de marca) y a la luz del objeto propio de la Directiva, que no es otro que aunar las distintas legislaciones de los Estados miembros y evitar cualquier obstáculo a la libre circulación de mercancías, y el falseamiento de la competencia, a través de los derechos que confieren una marca.
Pues bien, sucede que el artículo 7 circunscribe el agotamiento del derecho conferido por la marca (cuando el titular no puede oponerse al uso de su signo por terceros) a los supuestos en que los productos sean comercializados en el EEE. Por ello, a través de este sistema, el legislador se asegura que el titular de una marca controle en todo caso la primera comercialización de sus productos o servicios dentro del EEE.
Llegados a este punto, el juzgador pretende diferenciar el litigio principal de todos aquellos asuntos similares ya resueltos por él mismo (sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C-255/96, de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99 y de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-558/08). Este asunto se diferencia del resto en que los productos de este litigio no llevan las marcas en cuestión cuando fueron importados y comercializados en el EEE tras haberse incorporado en el depósito aduanero, y es que no consta que en ese momento los terceros utilicen de alguna forma signos idénticos o similares a las marcas en cuestión.
También destaca el Tribunal que la protección ofrecida por una marca debe garantizar que la propia marca cumpla las funciones que le son inherentes (entre otras: Indicación del origen empresarial, función publicitaria y función de indicación de calidad) y, por tanto, el uso del signo por parte de un tercero en el tráfico económico que menoscabe estas funciones deberá estar prohibido.
Así sucederá cuando se suprima una marca sobre un producto que aún no ha sido comercializado en el EEE, ya que el titular de dicha marca se verá privado de la función indicadora del origen empresarial.
También con respecto a la función publicitaria de la marca, ya que el producto en cuestión no había sido todavía comercializado por el titular con su marca. Por ello, si los consumidores encuentran los productos en el mercado con un signo tercero antes que con el signo registrado, se estará obstaculizando en gran medida al titular para que adquiera la reputación que legalmente debería haber adquirido.
Sentado lo anterior, el Alto Tribunal define, a su vez, los términos “uso” y “tráfico económico” de manera amplia, y no se limita a la actividad comercial con ánimo de lucro de forma genérica, sino que especifica también el caso para los casos en el tercero utilice ese signo en el marco de su propia comunicación comercial.
–Conclusiones–
A mi entender, el Alto Tribunal ha interpretado de forma precisa y exhaustiva el contenido del derecho marcario a la luz de las funciones esenciales que cumplen las marcas. Básicamente, el titular de una marca podrá oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, suprima todos los signos idénticos a esa marca y coloque otros signos en productos incluidos en el régimen de depósito aduanero, como los del asunto principal, con el fin de importarlo o comercializarlos en el EEE, donde no han sido nunca comercializados.
ALEJANDRO GARCIA
JUAN BOTELLA IP LEGAL & ASOCIADOS