Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018 (Rec. 5647/2017)
Nos llega del Tribunal Supremo una de sus últimas resoluciones en materia de marcas. En el asunto que vamos a analizar se enfrentaban Société Des Produits Nestle, S.A. (Nestlé) y la Organización Nacional de Ciegos (O.N.C.E) con sus marcas “UN SUELDO PARA TODA LA VIDA” y “GRAN SUELDO DE TU VIDA”.
Tras varias resoluciones dispares en las anteriores instancias, el Supremo acaba confirmando la compatibilidad de las citadas marcas, a pesar de declarar la notoriedad del signo alegado por Nestlé, “UN SUELDO PARA TODA LA VIDA”.
-Análisis del riesgo de confusión del art. 6.1.b) LM-
En cuanto a la valoración sobre la similitud de los signos enfrentados, el Alto Tribunal no entra a analizar de forma separada la prohibición relativa del artículo 6.1.b) LM y es que comparte la valoración del TSJ al establecer que: “los términos en los que coinciden ambas marcas son “SUELDO” y “VIDA”, y la valoración de los mismos no puede hacerse de forma independiente, sino de forma conjunta […] Así la inclusión en ambas marcas de los mismos dos términos y que reflejan el mismo sentido, una retribución económica de entidad suficiente para prolongarse en el tiempo, determina que las marcas no resulten suficientemente diferenciadas, puesto que no tienen capacidad distintiva denominativa propia, siendo innegable que tanto desde el punto de vista conceptual y fonético existe una clara similitud”.
“De una simple lectura de esos productos y servicios se desprende que solo hay una relación aplicativa en la clase 35 y referida a los servicios de publicidad, siendo dispares el resto de los servicios, no teniendo la clase registrada por Nestlé, la entidad suficiente para tener capacidad obstativa de todo tipo de clases sino solo de aquellas directamente relacionadas con ella”.
Por lo tanto, el Supremo centra su examen en la prohibición relativa de las marcas notorias del artículo 8 LM, también alegado por Nestlé.
–Análisis de la protección de las marcas notorias del art. 8-
Bajo mi entender, la mayor aportación de esta resolución a la doctrina de las marcas notorias pasa por limitar, la protección reforzada que rompe con el principio de especialidad de las marcas. Tal y como ya conocemos todos los que nos dedicamos a este sector, las marcas notorias rompen el principio de especialidad de las marcas, por lo que podrán impedir el registro de marcas similares en clases más diferentes en tanto a lo más conocida o notoria un signo distintivo sea.
Sin embargo, si bien es cierto que la prohibición reforzada del art. 8 LM, a diferencia de la prohibición del art. 6.1.b), no requiere un riesgo de confusión; la protección no puede expandirse a todo tipo de productos o servicios.
Cita el Alto Tribunal una resolución de la misma sala de 26 de febrero de 2018 (Rec. Casación 1153/2016), en la que indicaba que el objetivo de la protección de las marcas notorias pasa por:
“Lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados”.
Indica el Tribunal que, en el presente caso, entre los signos comparados no se produce ese necesario vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar la prohibición reforzada de las marcas notorias, debido a la disparidad entre los productos y servicios reivindicados y protegidos.
Y es que, para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender, entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de asociación sobre el origen empresarial de ambas marcas.
En este caso, al estar enfrentándose marcas que protegen, por un lado, productos de la clase 16 y por otro, servicios de la clase 41, no existe la suficiente entidad como para que el público destinatario pueda asociar el origen empresarial de los mismos.
-Conclusión-
A pesar de la reforzada protección que se debe proveer a una marca notoria, ante la facilidad de terceros de aprovecharse de su renombre o carácter distintivo, el expandir la protección a cualquier clase de productos o servicios podría resultar muy perjudicial para aquellos que, con menos recursos, soliciten el registro de una marca. Esta resolución sigue la línea de la resolución de un Tribunal noruego, que tildó de ridículo el intento de Coca Cola con su marca notoria “Sprite”, de oponerse al registro de una marca noruega.
Alejandro García Martínez