El próximo 14 de enero de 2.019 entrará en vigor la nueva Ley española de Marcas, cuyas principales novedades pudimos analizar desde Juan Botella IP (véanse las noticias aquí y aquí). Sin embargo, en este artículo, vamos a entrar a analizar de manera más pormenorizada una de las novedades que mayor relevancia en la práctica puede llegar a tener, y es la prueba de uso de las marcas anteriores en los procedimientos de oposición ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, “OEPM”).
Con el objetivo de adaptarse a lo dispuesto en el artículo 47.2 del Reglamento 1001/2017 de Marcas de la Unión Europea (en adelante, “RMUE”), el legislador español ha introducido en el Real Decreto-ley 23/2018[1] (en adelante, “RDL” 23/2018”) una nueva redacción del artículo 21, que queda tal que así:
“3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición”.
Al introducir este nuevo precepto legal, la OEPM beberá directamente de la interpretación que la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (en adelante, “EUIPO”) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha venido dando de la prueba de uso.
Y es que, esta prueba de uso se extiende más allá de los procedimientos de oposición al registro de una marca, pues la solicitud de prueba de uso también se podrá instar en un procedimiento de caducidad o de nulidad de marcas, cuando se alegue una anterioridad y también en los procedimientos judiciales por violación de marca, cuando la supuesta marca infringida tenga más de cinco años, el demandado a través de su contestación podrá solicitar la prueba de uso de la misma.
Vamos, por tanto, a intentar prever cuales serán los requisitos para probar el uso de una marca anterior y las consecuencias de la falta del mismo, a la luz de las resoluciones de los citados órganos comunitarios.
-Características de la prueba de uso y consecuencias de la falta de la misma-
El primer requisito, a priori lógico, viene a ser que la exigencia de acreditar el uso de una marca anterior, para el caso en el que un solicitante que haya visto su solicitud de marca opuesta así lo designe, únicamente en los casos en los que la anterioridad alegada hubiera sido concedida, al menos, cinco años antes de la solicitud.
Por su lado, para aquellas marcas anteriores con una vida mayor a cinco años, se deberá tener en cuenta el uso durante el período de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud impugnada, por lo que el uso de la marca en un período anterior no computará a efectos de probar el uso del derecho marcario previo.
Y es que la obligación de uso de una marca (art. 39 RDL 23/2018) comienza a contar desde el momento en el que la concesión de la marca anterior adquiriera firmeza. El uso real quedará demostrado a través de prueba documental que aporte el propio titular (catálogos, facturas, campañas publicitarias, anuncios, participación en ferias, etc.).
Los tribunales comunitarios indican que este uso debe haberse producido necesariamente durante el período de cinco años, y aunque no se exige un uso continuado total, tampoco servirán usos completamente aislados (STGUE 16.12.2008, T-86/07).
En segundo lugar, se exige que se demuestre un uso sea real y efectivo de la marca para los productos y servicios para los que esté registrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del RDL 23/2018. Aun así, de aquí debemos destacar el contenido del apartado tercero del artículo:
“3. Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
- a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.
- b) poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.
Las Directrices de la EUIPO sobre la Prueba de Uso (págs. 27 y ss.) interpretan este precepto (que viene regulado en el art. 18 RMUE) e indican al respecto que no podrá alterarse, en ningún grado, el elemento distintivo de la marca. Por lo que las únicas modificaciones que no alteran el uso real vienen a ser la de los elementos ornamentales de la marca. Sin embargo, las Directrices continúan advirtiendo que no se pueden cambiar un gran número de elementos ornamentales a la vez, ya que se estaría alterando la distintividad del signo.
La EUIPO, a través de la Resolución de Recurso núm. 2066/2010-4 (Marcas Lloyd’s), indicó que la alteración de los elementos figurativos (a pesar de ser ornamentales) alteraba el carácter distintivo de la marca, por lo que no se había demostrado un uso real y efectivo. El Tribunal General (STGUE 15.09.2015, Asunto T-83/14 (Marcas Arthur) también indicó que el uso de la marca Arthur en el mercado, alteraba los elementos distintivos tal y como estaban registrados, por lo que no se demostró un uso real.
La letra b) también permite que los exportadores (que en principio no actúan directamente en el mercado español), puedan demostrar el uso efectivo de su marca a través de las exportaciones a países terceros.
Por otro lado, la prueba de uso también se exigirá sobre las Marcas de la Unión Europea oponentes con más de cinco años de antigüedad (art. 21.6 RDL 23/2018), para el que se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 RMUE. Aun así, en este aspecto tendremos que esperar a que se pronuncie la OEPM o nuestros tribunales españoles, sobre la entidad y alcance geográfico del uso, sobre el que nos preguntamos: ¿cualquier uso real en cualquier Estado miembro será tenido en cuenta?, ¿tendrá más trascendencia que la Marca de la Unión venga siendo utilizada en España?. Nosotros apostamos por esta segunda opción.
Finalmente, en el caso de que el titular de una marca anterior no logre probar el uso real y efectivo en el mercado, podrá su titular sufrir una serie de consecuencias negativas:
En primer lugar, en caso de demostrar el uso para unos productos o servicios y no para otros, la oposición únicamente continuará con respecto a los productos o servicios registrados sobre los que se haya probado el uso (art. 21.5 RDL 23/2018).
En segundo lugar, puede suceder que no se haya probado el uso real y efectivo sobre ninguno de los productos y servicios reivindicados. El Real Decreto-ley guarda en este sentido silencio, pero si tenemos en cuenta lo dispuesto en el RMUE (art. 47.2), a falta de dicha prueba se desestimará la oposición.
En tercer y último lugar, la consecuencia más negativa para el titular de una marca anterior que no haya demostrado el uso real y efectivo es que se inste contra su marca un procedimiento de caducidad por falta de uso (art. 57 RDL 23/2018) y pueda llegar a verse privado de la misma.
Piénsese que, al declarar la OEPM que no se ha demostrado el uso real de una marca durante los últimos cinco años, se está allanando el camino para que el solicitante pueda instar el procedimiento de caducidad contra la marca oponente.
-Conclusiones-
En conclusión, nos encontramos ante una medida que pretende combatir contra los conocidos como “trademark trolls”, que eran sujetos que solicitaban el registro de un gran número de marcas sin intención real de usarlas, y con un ánimo meramente obstaculativo de próximos registros.
Por otro lado, también exige mayor rigor para los titulares de derechos anteriores que si que vienen usando sus marcas en el mercado, pues exigirá que el uso del signo anterior no haya sido alterado sustancialmente con respecto al signo registrado. Lo que obliga a los titulares de marcas a adaptar la realidad registral con la realidad en el mercado.
Por último, deberemos esperar a que la OEPM o nuestros tribunales nacionales se pronuncien con respecto a la entidad del uso y si se va a amoldar el mismo a la jurisprudencia de la Unión. Surgen aquí las dudas de si: ¿bastará cualquier uso aislado o se requiere una mínima continuidad registral para demostrar el uso real sobre la marca?. Las mismas preguntas se pueden extrapolar a la prueba de uso sobre las Marcas de la Unión.
Desde JuanBotella IP aconsejamos a los titulares de marcas con más de cinco años de antigüedad que pretendan oponerse al registro de nuevas marcas, que se aseguren de que cuentan con los medios suficientes de prueba del uso de su marca para los productos o servicios reivindicados y que se esté utilizando en el mercado un signo que coincida con el registrado, pues de contrario pueden llegar a darse unas consecuencias nada deseadas por los oponentes.
Alejandro García Martínez
Juan Botella IP & Asociados
[1] Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.