El Tribunal General de la Unión Europea, a través de su sentencia de 24 de octubre de 2.018 (T-435/12) ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca del alcance de la prohibición relativa de registro referida a las marcas no registradas anteriores, en un asunto que enfrentaba a las compañías Bacardi Co, Ltd. (en adelante, “Bacardi”) y Palirna U zelenho stromu a.s. (en adelante, “Palirna”).
–Contexto fáctico-
En junio de 2.009, Bacardi solicitó el registro de una Marca de la Unión Europea (en adelante, “MUE”) para amparar bebidas alcohólicas (excepto cervezas), incluyendo vodka, bajo la siguiente representación gráfica:
A la concesión de dicho registro se opuso Palirna con su marca no registrada anterior, utilizada en República Checa y Eslovaquia para vodka, bajo la siguiente representación gráfica:
La División de Oposición resolvió desestimando la oposición presentada por Palirna, pero la Sala de Recurso resolvió de forma contraria y decidió no conceder el registro de la marca solicitada por Bacardi, debido a la aplicación de la prohibición relativa de registro establecida en el artículo 8.4 del Reglamento de Marcas de la Unión con base en la marca no registrada anterior checa.
Bacardi recurrió la Resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO, entre otros motivos, por la incorrecta interpretación de los requisitos necesarios para aplicar la prohibición del artículo 8.4 del Reglamento por parte del órgano de la EUIPO.
-Decisión del Tribunal-
Antes de entrar en detalle a analizar la Decisión del Tribunal, debemos indicar el contenido del artículo 8.4 del Reglamento 2017/1001 de Marcas de la Unión Europea (art. 8.4 del antiguo Reglamento 207/2009):
“Mediante oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:
- se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o en su caso, con anterioridad a la fecha de prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión Europea.
- Dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de la marca posterior”.
Pues bien, vamos a proceder a analizar, de forma individual, los diferentes requisitos y la opinión del Tribunal sobre si son de aplicación a este caso o no:
- Signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local
El primer requisito establece, de forma lógica, que la marca no registrada debería de haber sido objeto de uso en la Unión Europea. En este apartado, Bacardi alegaba que Palirna no había probado un uso continuado del signo no registrado hasta la fecha de Resolución de la Oposición (agosto de 2.011) y de forma continuada.
Sin embargo, el Tribunal da la razón a la Sala de Recurso de la EUIPO e indica que la prueba de uso del signo se debe remontar a la fecha de solicitud de la marca impugnada (agosto 2.009). Por su parte, con respecto al uso continuado, establece el Tribunal una diferencia entre el tiempo que el Derecho nacional (en este caso el Derecho checo) establece como necesario para adquirir un derecho sobre un signo no registrado y la fecha en la que procede apreciar el uso de la marca no registrada, a efectos del artículo 8.4, que no es otra que aquella en que se presentó la solicitud de registro de la marca de la Unión (agosto 2.009).
Finalmente, el Tribunal indica que se ha demostrado el uso del signo durante los años 2.008 y 2.009 tanto en la República Checa, como en Eslovaquia, por lo que su uso excede del alcance meramente local.
- Se hubieran adquirido derechos sobre dicho signo no registrado en virtud del Derecho de un Estado miembro que confieran el derecho a prohibir el registro de una marca posterior.
En este sentido, Bacardi alegaba que la Sala de Recurso no había entrado a analizar de forma exhaustiva la normativa checa sobre las marcas no registradas, que se encuentra regulado en el artículo 7.1.g) de la Ley de marcas checa nº 513/1991.
A este respecto indica el Tribunal que es obligación de la solicitante presentar datos que demuestren que, en virtud de la normativa nacional aplicable, está facultado para hacer valer un derecho anterior y que cumple con los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional, para prohibir el registro de una MUE.
Con respecto a las obligaciones de la EUIPO al respecto, indica el Tribunal que, ante la existencia de un Derecho nacional anterior no registrado, incumbe a la EUIPO apreciar la realidad de los hechos alegados y la fuerza probatoria de los elementos aportados por las partes. Deberá informarse de oficio, acerca del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, y verificar si tal información resulta necesaria para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación del motivo de denegación de registro invocado.
En resumen, la EUIPO debe comprobar que el Derecho del Estado miembro de que se trate, confiere protección a los signos no registrados y, por otro lado, que se cumplen los requisitos que establezca esta normativa doméstica.
Tras hacer las comprobaciones oportunas, el Tribunal General declara que el artículo 7.1.g) de la Ley checa define los requisitos para disfrutar de la protección de una marca no registrada y el alcance de su prohibición, que se basan en la adquisición de derechos sobre un signo no registrado si su alcance no es meramente local, se emplea en el tráfico económico y antes de la presentación de la solicitud de registro de una marca posterior (en línea con el artículo 8.4 del Reglamento MUE).
-Conclusiones-
Estamos ante una Resolución exhaustiva sobre el alcance de la prohibición de un Derecho sobre el que el Tribunal apenas se había pronunciado anteriormente. Sin embargo, sucede que han pasado casi diez años desde que comenzó la controversia entre Bacardi y Palirna y mientras que el primero de ellos ya ha registrado varias MUE “43 BELOW” para productos alcohólicos, Palirna ha dejado de utilizar, hace años, este signo no registrado. Lo que sumado al hecho de que se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, supone que no vayamos a tener una decisión definitiva, hasta dentro de un tiempo.
No obstante, la resolución sienta la base para interpretar el alcance de los derechos no registrados, siempre que el Estado miembro así lo prevea en su legislación doméstica, por lo que es una gran ayuda de cara al futuro para el resto de la comunidad cuando en una controversia participe uno de estos signos no registrados.
En nuestro país, esta figura no existe como tal, si bien el artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001 de Marcas, si que permite la oposición al registro de una marca posterior, a los titulares de marcas no registradas que sean notorias o renombradas, de acuerdo con el artículo 6 bis del Convenio de París.
Alejandro García Martínez
