El pasado 19 de diciembre la División de Anulación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha resuelto (Procedimiento de Caducidad EUIPO nº 14027C) en la última batalla de la guerra comercial que llevan luchando las compañías vitivinícolas Bodegas Emilio Moro y Bodegas Matarromera y su dueño Carlos Moro, por el uso de la marca “Moro”.
-Contexto fáctico-
De una parte, nos encontramos con Bodegas Emilio Moro, compañía fundada en 1.891 y cuyo registro marcario “EMILIO MORO” en vigor más antiguo se remonta a 1.989 (Marca española M 1.524.989), cuya notoriedad ha sido declarado en varias ocasiones por la OEPM, la EUIPO y por los tribunales españoles.
De otra parte, nos encontramos con Bodegas Matarromera y su dueño, Luis Carlos Moro González, cuyo registro marcario “CARLOS MORO” en vigor más antiguo se remonta a 1.997 (Marca española M 2.070.827).
Pues bien, la guerra entre estas dos compañías por el uso de sus marcas comenzó en el año 2.016, cuando Bodegas Emilio Moro observó que en una noticia periodística acerca de la fama de sus vinos, protegidos también bajo la Denominación de Origen Ribera del Duero, el periodista redactor se había confundido y hablaba de los vinos “Carlos Moro”, en lugar de sus vinos “Emilio Moro”, aunque se trata de una clara referencia a sus productos.
Desde entonces, a parte de la demanda por infracción marcaria y de competencia desleal presentada por Emilio Moro ante al Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid, frente a Carlos Moro, se suman cuatro procedimientos de caducidad y nulidad en la EUIPO y uno de caducidad en la OEPM, habiéndose saldado las mismas con dos victorias para Carlos Moro en el procedimiento ante la OEPM, que declaró la compatibilidad registral con las marcas Emilio Moro y Carlos Moro y en este último procedimiento de caducidad ante la EUIPO, con el que ha logrado la cancelación de la marca “MORO” de Emilio Moro, por falta de uso.
Por su parte, las dos victorias de Emilio Moro, se han dado en sede judicial, pues el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid ha prohibido de forma provisional el uso de la marca “Carlos Moro” por ser incompatible con las marcas notorias “EMILIO MORO” y un procedimiento de nulidad en la EUIPO, de la Marca de la Unión “Carlos Moro”, la cual ha resuelto anulando la marca “CARLOS MORO” por estar aprovechándose indebidamente del carácter distintivo y del renombre de Emilio Moro.
A pesar de ello, las marcas “CARLOS MORO” se encuentran en sede de recurso ante los Tribunales españoles y en sede de Recurso ante EUIPO, respectivamente. Por lo que tendremos que esperar aún un tiempo para ver cómo se saldan estos conflictos.
-Conclusiones-
Esta pelea que están manteniendo ambas bodegas por el uso de sus marcas “MORO” y que, por ahora, se mantiene en resoluciones salomónicas, sin que ninguna de las partes vea sus pretensiones completamente satisfechas ,nos hace plantearnos un debate sobre si debe primar la protección reforzada que ampara a las marcas renombradas o bien el derecho a utilizar el nombre propio en el mercado.
Tenemos, por un lado, la protección que el artículo 8 de nuestra Ley de Marcas (Ley 17/2001) y el artículo 8.5 del Reglamento 2017/1001 de Marcas de la Unión Europea, que protege de forma reforzada aquellas marcas que hayan adquirido una fama o renombre en el mercado frente a terceros que pretendan registrar signos idénticos o confundibles aprovechándose de dicho renombre para captar más clientes o con la intención de perjudicar el renombre del competidor.
Por otro lado, la Ley española (art. 37.1.a)) y el Reglamento de la Unión (art. 14.1.a)) establecen un límite para los titulares de marca, los cuales no podrán prohibir que las personas físicas utilicen, en el tráfico económico, su nombre. Sin embargo, este límite no es, valga la redundancia, ilimitado, pues se encuentra con la barrera de que el uso del nombre propio debe ser de buena fe y sin generar un riesgo de confusión.
Para saber qué derecho prima, traemos a colación una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE 30.05.2019 (Kenzo Tsujimoto vs. Kenzo) la cual estableció que el uso del signo “KENZO ESTATE”, por parte del señor Tsujimoto, a pesar de ser estar empleando su nombre personal, dado el carácter renombrado de las marcas Kenzo, no era improbable que el consumidor adquiriese un producto de KENZO ESTATE con el pensamiento de que éste proviene de la compañía KENZO, con el consiguiente aprovechamiento indebido del poder de atracción de la marca, su reputación y prestigio.
También encontramos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (UE) de 16 de diciembre de 2.008 (Manso de Velasco vs. Velasco) que indicó la incompatibilidad entre estas dos marcas por encontrar el término “Manso” como un término genérico, por lo que el público destinatario de vinos confundiría el origen empresarial de ambas marcas.
Y es que, en conclusión, debemos recordar que la función principal del derecho de marcas es la de diferenciar el origen empresarial de unos productos y servicios de la del resto de competidores, por lo que, se podrá negar el uso de un nombre propio cuando se esté generando un riesgo de confusión o de aprovechamiento del renombre de una marca anterior registrada.
Por lo que, no podemos asumir que podremos utilizar nuestro nombre propio en todos los casos, ya que de así hacerlo podríamos despojar a las marcas de su función principal.
Alejandro García Martínez
