El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado en su sentencia de 29 de enero de 2.019 (T-336/17) la decisión de la EUIPO de anular, de forma parcial, el registro de la Marca de la Unión Europea (en adelante, “MUE”) núm. A 11.703.568 “YATEKOMO”, cuya propiedad ostenta The GB Foods (en adelante, “Gallina Blanca”) por aplicación del riesgo de confusión del artículo 60.1.a) del Reglamento 2017/1001 de Marcas de la Unión Europea (en adelante, “RMUE”), debido a la existencia de la Marca española anterior núm. M 2.912.583 “YATECOMERÉ EL VACIO QUE TE LLENA”, cuya propiedad ostenta una compañía de origen gallego.
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–Inicio de la controversia–
El enfrentamiento por la exclusividad de estos signos comenzó en el año 2.015, cuando la empresa gallega decidió presentar una acción de nulidad del registro de la MUE “YATEKOMO” ante la EUIPO, ya que contaba con un registro español anterior, que coexistía en el mercado con Gallina Blanca de forma, parece ser, no pacífica.
Se trata de la Marca española anterior núm. M 2.912.583 “YATECOMERÉ EL VACIO QUE TE LLENA” (mixta), que ampara una lista de productos alimenticios de la clase 29 de la Clasificación de Niza. Esta marca fue solicitada el 10 de febrero de 2.010 y concedida el 25 de abril del mismo año, sin que hubiera habido oposiciones a su registro.
La oponente logró sendas victorias en la sede de la EUIPO, primero en la División de Anulación (Resolución de 15.06.2016 nº 10.882) y después ante la Sala de Recursos (Resolución de 13.03.2017 nº R1506/2016-5), en las que consiguió que se declarase la nulidad parcial de la marca YATEKOMO, quedando la misma limitada a:
“Arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería; azúcar; levadura, polvos de hornear y hielo” para la clase 30, habiendo designado originalmente un sinfín de productos más, tanto en clase 30 como en clase 29.
Descontentos ante la decisión en la EUIPO, Gallina Blanca decidió recurrir la decisión ante el Tribunal General, del cual hemos obtenido ya una decisión.
-Decisión del Tribunal-
Ante la Instancia europea, Gallina Blanca, a parte de negar los argumentos de contrario sobre la existencia de riesgo de confusión (indicando que el gráfico de la marca anterior y el resto de los componentes denominativos son igualmente distintivos en el conjunto de la marca anterior) pone de manifiesto al Tribunal la notoriedad del signo “YATEKOMO” en el territorio de referencia, que vendría a ser España.
Indicaba Gallina Blanca que, debido a la alta inversión publicitaria, YATEKOMO había alcanzado una fama y renombre en España en cuestión de unos pocos años. Sin embargo, el Tribunal General indica en el párrafo 49 de la sentencia que:
“Basta con señalar que, según reiterada jurisprudencia, solo el renombre de la marca anterior, y no el de la marca posterior, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos designados por las dos marcas es suficiente para generar riesgo de confusión. Esta jurisprudencia es conforme con el objetivo del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que es proporcionar una protección adecuada a los titulares de derechos anteriores contra solicitudes posteriores de marcas de la Unión idénticas o similares [véase la sentencia de 8 de marzo de 2013, Mayer Naman/OAMI — Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, no publicada, EU:T:2013:117, apartado 105 y jurisprudencia citada]”.
Para mayor abundamiento, la Sala de Recursos de la EUIPO no había tomado en consideración las alegaciones de Gallina Blanca sobre la notoriedad de sus marcas, por insuficiencia en las pruebas aportadas. Finalmente, el Tribunal General declara la incompatibilidad registral por existir similitudes visuales, fonéticas y conceptuales suficientes como para generar un riesgo de confusión entre las marcas, por lo que proceden a desestimar la acción planteada por Gallina Blanca.
-Conclusiones-
A pesar de este revés, Gallina Blanca seguirá disponiendo de su marca “YATEKOMO”, pues a la marca controvertida (ahora limitada en sus productos), se suman registros marcarios españoles (como por ejemplo: M 3.047.076 “YATEKOMO”) internacionales (como por ejemplo: H 1.188.788 “YATEKOMO”) o incluso europeas (como por ejemplo: A 13.004.106 “YAKISOBA GOURMET ORIENTAL YATEKOMO GALLINA BLANCA”), aunque esta última se encuentra en sede de oposición ante la EUIPO.
Como valoración personal, estoy en desacuerdo con el Tribunal General en tanto que la notoriedad de una marca posterior no pueda ayudar a salvarla de generar un riesgo de confusión con una marca anterior.
Pues si el sentido último de la prohibición relativa de registro del artículo 8.1.b) RMUE es la de evitar que exista confusión entre el origen empresarial de dos signos distintivos, y la notoriedad de una marca consigue reforzar ese conocimiento del producto en relación con una compañía, se estarían desvirtuando ambos objetivos.
Quizás sea una opinión generacional, pero a mis ojos “YATEKOMO” estaba más cerca de acabar convirtiéndose en el nombre genérico con el que se designa a estos fideos asiáticos (vulgarizado) que de no declararse su notoriedad en territorio español.
Alejandro García Martínez
