Nueva Ley española de Secretos Empresariales
El pasado día 11 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Secretos Empresariales con el objetivo de transponer la Directiva 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, “Directiva de Secretos Comerciales”) y la mandó al Senado para su aprobación, la cual ha llegado este 6 de febrero, por lo que en un breve período de tiempo será publicada en el BOE, para su inminente entrada en vigor.
Estamos ante la primera norma íntegra de protección de los secretos empresariales en España, pues hasta la fecha contábamos con una protección disgregada, principalmente, entre el Código Penal (arts. 278 a 280) y la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (art. 13) y en cierta normativa específica como, por ejemplo, con la Ley 24/2015 de Patentes (art. 18.3).
Hasta la fecha, la protección resultaba parca y limitada, pues a pesar de penar o considerar como desleal conductas como el descubrimiento de secretos protegidos por sus titulares por métodos como el espionaje o la difusión de estos por quien tuviera la obligación de guardar secreto, no existía ningún mecanismo para salvaguardar en multitud de ocasiones los mismos.
Pero la razón de ser de esta Ley, fuera de la obligación de transponer la Directiva, se fundamenta en el conocimiento del legislador español sobre la importancia para las empresas de sus secretos industriales como herramienta de competitividad y de constante innovación tecnológica. El legislador es consciente, no obstante, que la protección existente era insuficiente, que provocaba una profunda desmotivación para las empresas que deseasen innovar o acudir a esta figura para proteger sus conocimientos más valiosos.
Vamos a proceder a analizar las principales novedades introducidas por esta Ley, cuyo Proyecto puede consultarse en el siguiente enlace.
-Capítulos I, II y III. Artículos 1 a 7-
La Ley comienza definiendo el objeto de la misma, tomando para ello la definición de secreto comercial establecida en la Directiva. Anteriormente, ni el Código Penal ni la Ley de Competencia Desleal incluían una definición exacta de los secretos empresariales, por lo que el Tribunal Supremo, a través de su sentencia de 12 de mayo de 2.008 estableció las notas definitorias de un secreto empresarial, que vienen a ser: (i) confidencialidad, (ii) exclusividad, (iii) valor económico y (iv) licitud.
Pues bien, la Ley se hace acopio también de estas notas definitorias y establece que se entenderá por secreto empresarial:
- Toda información o conocimiento (tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero).
- Que sea secreto (no conocida por los círculos del sector de la actividad en el que se mueva, ni de fácil acceso a la misma).
- Que, debido a su carácter secreto, tenga valor empresarial.
- Que el titular (que puede ser persona física o jurídica) del mismo aplique medidas razonables de protección sobre el secreto empresarial (contraseñas, cámaras o sistemas de seguridad y seguimiento, etc.).
La protección del secreto empresarial se extiende frente a obtenciones, utilizaciones o revelaciones ilícitas. Sin embargo, la protección no se extiende ante todo acto de obtención o utilización, ya que se entenderá como lícitos estos actos si se realizan a través de un descubrimiento independiente, a través de la ingeniería inversa (observación, desmontaje y estudio de un producto que se haya puesto a disposición del público) o ante cualquier actuación que no sea contraria a las prácticas comerciales leales (como son las cesiones o licencias de secretos empresariales). A su vez, se
establecen una serie de límites, a priori lógicos, de actos que no podrán ser perseguidos (libertad de expresión e información o defensa del interés general).
El artículo 3 establece el catálogo de actos que obtención, explotación o revelación que se considerarán ilícitos. Destacan, el acceso y apropiación no autorizados de documentos que contengan el secreto; la utilización o revelación del secreto por quien haya incumplido un deber de confidencialidad o cualquier otra obligación contractual análoga; la obtención, revelación o utilización de los mismos cuando se puede prever que se conocía su origen ilícito (negligencia). Finalmente, destaca también la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras, cuando la persona que lo realice sepa que el secreto incorporado a dichas mercancías se obtuvo de manera ilícita.
Finalmente, el Capítulo III establece la posibilidad de que un secreto empresarial sea transmitido inter vivos o mortis causa, que pueda ser objeto de cotitularidad, pudiendo cada uno de los titulares explotar el secreto empresarial o ejercer las acciones civiles en defensa del mismo de forma individual, aunque necesitarán la autorización de todos los cotitulares para poder cederla a terceros.
El artículo 6 establece la posibilidad de licenciar los secretos empresariales con un régimen muy similar al que regulan las marcas y patentes.
-Capítulo IV. Artículos 8 a 11-
El capítulo IV constituye un catálogo de acciones de defensa para el titular del secreto frente a los infractores que comentan los actos enumerados en el artículo 3. Destacan las acciones civiles de declaración de infracción, indemnización de daños y perjuicios, cesación o remoción de la conducta o la aprehensión de las mercancías infractoras para eliminar de los mismos las características inherentes del secreto para su destrucción o su donación a entidades benéficas, entre otras muchas (el artículo enumera ocho posibles acciones, pero es un cajón de sastre). Se permite también que, a petición de la parte demandada (siempre que sea un tercero adquiriente de buena fe), las medidas civiles se sustituyan por una indemnización pecuniaria suficiente y razonable.
Aun así, el legislador establece que las medidas se adoptarán teniendo en cuenta la proporcionalidad y las circunstancias del caso, como el valor del secreto, los mecanismos de protección mantenidos por el titular o los intereses legítimos de las partes. Finalmente se indica que, las medidas de cesación decretadas por el órgano judicial dejarán de surtir efectos cuando la información en cuestión deje de ser un secreto empresarial, por causas ajenas al infractor condenado.
Finalmente, para el cálculo de daños y perjuicios se deberá tener en cuenta todos los factores que envuelvan el caso, como son los perjuicios económicos (lucro cesante y enriquecimiento injusto del infractor) y cuando proceda, los perjuicios morales e incluso, los gastos de investigación y preparación del litigio. Por otro lado, de forma análoga a las figuras de propiedad industrial, se permite calcular la indemnización a tanto alzada, como la cantidad que hubiera tenido que pagar el infractor por una hipotética licencia de uso del secreto empresarial (regalía hipotética).
El plazo para llevar a cabo todas estas acciones prescribirá a los tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial, pudiéndose interrumpir el plazo por las causas generales previstas en el Código Civil.
-Capítulo V. Artículos 12 a 25-
El último Capítulo de la Ley es quizás el más novedoso y relevante de todo el cuerpo legal y se trata de todo un bloque nuevo de medidas procesales para la salvaguarda de los secretos durante la tramitación de un procedimiento judicial.
Uno de los principales escollos con los que los titulares de secretos empresariales se topaban era el miedo a que, una vez se acudiese a la vía judicial a defender su secreto de infracciones y debido al carácter público de las comparecencias civiles, esta información tan valiosa y protegida fuese a expandirse rápidamente entre todas las partes e intervinientes involucrados o fuese a publicarse en cualquier base de datos jurídica, a la vista de todos.
El artículo 15 en remedio de esta situación establece que, las personas intervinientes en un procedimiento judicial sobre violación de secreto empresarial (abogados, partes, peritos, testigos, el cuerpo de funcionarios del juzgado e incluso los
propios juzgadores) no podrán utilizar ni revelar la información que haya sido declarada secreta o confidencial tanto durante la tramitación del procedimiento como posteriormente.
A su vez, el párrafo segundo establece que el juzgador tendrá la capacidad de restringir el número de personas que puedan acceder a ciertos documentos o a las vistas, así como dictar una versión con información no confidencial para ciertas partes o intervinientes.
La revelación de estas informaciones por parte de los intervinientes podrá verse obligado a tener que satisfacer una multa, cuya cuantía podrá llegar incluso a alcanzar la tercera parte de la cuantía del litigio.
Finalmente, el Capítulo V incluye la posibilidad de solicitar una serie de diligencias de comprobación de hechos, así como de acceso a fuentes y aseguramiento de las pruebas. Por su parte, con respecto a las medidas cautelares, se hace acopio de los presupuestos de adopción generales del Código Civil (periculum in mora y fumus boni iuris) y añade que se deberán examinar las circunstancias concretas del caso y su proporcionalidad con respecto al valor del secreto.
Como corolario, hay que indicar que esta Ley modifica el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, pero mantiene la atribución del carácter desleal de esta infracción, que actuará como ley especial, subsidiariamente con respecto a la presente Ley. Al igual que se mantiene el régimen penal, para castigar aquellas conductas más gravosas.
-Conclusiones-
Podemos aventurarnos a decir que la entrada en vigor de esta Ley abre la puerta a un nuevo escenario para los agentes económicos, ya que al incentivar la innovación tecnológica, pueden ver mejorar su valor de mercado si cuentan con unos buenos mecanismos de protección sobre sus informaciones o conocimientos más valiosos. Todos sabemos las grandes posibilidades de éxito de esta figura frente a otras como las patentes (cuya exclusividad expira a los veinte años) ya que, de estar fuertemente protegido, el secreto puede durar eternamente (véase Coca-Cola y su receta secreta).
Para más inri, la regulación del tratamiento de esta información durante un procedimiento judicial supone un respiro para los titulares de estos, en tanto que van a saber a ciencia cierta que la información se mantendrá confidencial cuando vaya a defender su causa.
Alejandro García Martínez 