Vamos a proceder a comentar las principales notas y curiosidades que nos ha dejado la sentencia núm. 123/2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona, que deniega el carácter notorio de la marca “Dinosaurus” y permite la convivencia sin generar riesgo de confusión con la marca de la demandada “Gallesauros”.
-Contexto fáctico-
La demandante, “Galletas Artiach” es titular de numerosos registros marcarios, cuyos primeros registros en vigor se remontan al año 1.990 (Marcas españolas: M 1.582.344, 1.582.345, 1.582.346, 2.790.850, 3.565.112, 3.565.114, 3.565.248, 3.565.255, 3.565.267 y la Marca Internacional denominativa núm. H 619.627), todas ellas amparan productos de la clase 30, esencialmente “Galletas”. La representación gráfica de dichas marcas es la siguiente:
DINOSAURUS
Como podemos observar, la representación gráfica de las marcas protege un amalgama de formas aplicables a las propias galletas protegidas (aunque sin ser marcas tridimensionales), al aspecto del envoltorio de los paquetes y la marca troncal “Dinosaurus” sobre la que pivotan el resto de ellas.
Por su parte, la demandada es la compañía “La Flor Burgalesa”, que comercializa, bajo la Marca de la Unión Europea núm. A 16.806.226 “FLORBU GALLESAURUS” (mixta), productos de la clase 30, bajo la siguiente representación gráfica:
La controversia, básicamente, se centra en una acción de infracción de marca del artículo 34.3.b) de la Ley de Marcas, incidiendo en la notoriedad de las galletas “DINOSAURUS” y, de manera subsidiaria, en una acción por competencia desleal de los artículo 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (actos de imitación y explotación de la reputación ajena).
Sin embargo, ante un pleito a priori “fácil de ganar”, la parte actora se encontró con una resolución que le va a quitar el sueño durante los próximos meses. Vamos a proceder a analizar la interpretación de los juzgadores.
-Resolución del pleito-
El Tribunal, en una más que extensa y fundamentada resolución (nos encontramos con cuarenta páginas de sentencia), comienza realizando el juicio comparativo con lo que respecta al riesgo de confusión, indicando para ello las bases jurisprudenciales interpretativas de la materia.
La juzgadora toma la representación gráfica de la Marca de la demandada (que representa el paquete en el que se contienen las galletas), la forma de las propias galletas y la comparación de los denominativos DINOSAURUS-GALLESAUROS”.
Y llegados a este punto, es cuando comienza a descartar cualquier posible riesgo de confusión. Primero, la juzgadora indica que al carecer la demandante de marcas tridimensionales (que vendrían a proteger con mayor fuerza la forma de un producto desde la perspectiva marcaria, a pesar de lo que a continuación se comentará), no se puede monopolizar el mercado de las galletas con forma de dinosaurio, tal y como pretende la demandante.
Tal y como establece la doctrina jurisprudencial, por un lado, (STS 18.01.2017, “BADTORO”), no es posible monopolizar el concepto de un animal, ya que “la silueta de la forma de ciertas especies de dinosaurios -pertenecen al conocimiento del público general, esto es: son de dominio público” y por otro, en (STS 2.09.2015, “OREO”), se indicaba que: “la forma de la galleta así registrada como marca figurativa tridimensional, tiene escaso valor distintivo”.
En conclusión, al no poder monopolizarse la forma de un dinosaurio a modo de galleta, el examen quedaba centrado a los denominativos “DINOSAURUS” y “GALLESAURIO”, para los que se declaró que existían suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales.
Finalmente, destaca también que, en la comparación entre los productos, la juzgadora indica que se trata de productos distintos, pues mientras que la galletas de la demandante (debido a cómo están empaquetados en bolsas de tres galletas) están destinadas a un público infantil y para ser consumidas en exteriores (patio del recreo, excursiones), el producto de la demandada está destinada a ser consumida en casa, junto a un tazón de leche, a modo de cereales.
El Fundamento de Derecho Tercero está dedicada a minar las pruebas aportadas por la demandante en el intento de acreditar su notoriedad. Bajo mi punto de vista, en esta alegación era donde la parte demandante mayor esfuerzo acreditativo de su notoriedad debería haber puesto. Ya que, entre otras trabajas, surgió un problema durante las sesiones del juicio con un testigo-perito aportado por la demandante, cuyo juicio fue declarado como subjetivo y manipulado, al haberse demostrado que se reunió con el actor para preparar unas declaraciones conducidas y desviadas de la objetividad pretendida.
Al no haberse acreditado la notoriedad de la marca, la demandante no fue capaz de demostrar que la demandada se había aprovechado de sus esfuerzos ni de su distintividad, para comercializar galletas en forma de dinosaurio.
-Conclusiones-
Estamos ante una resolución en primera instancia que muy seguramente será recurrida por la parte demandante. Si servidor se encontrase en la piel o en los zapatos del abogado recurrente, intentaría abandonar la idea de monopolizar la forma de dinosaurio en el sector galletero y trataría de acreditar por todos los medios a mi alcance la notoriedad de las marcas “DINOSAURUS” y la elevada similitud que las galletas de la actora presentan con las de la demandante, para intentar demostrar así el aprovechamiento indebido.
A pesar de que la jurisprudencia toma las Recomendaciones OMPI para acreditar la notoriedad de una marca, bajo mi punto de vista, indicar que una marca es o no notoria sigue siendo un estadio muy subjetivo que variará con respecto al examinador o juzgador de turno.
Lo que si podemos observar es que en estos últimos meses hay una tendencia natural de los Juzgados europeos de acabar con ciertos monopolios marcarios que las marcas más conocidas han estado disfrutando estos últimos años (Caso Apple v. Pear; Caso Big Mac de Mcdonals v. Supermac) al perfilar, en última instancia, un alcance de la protección de las marcas notorias más restrictivo.
La reflexión final debería ser, ¿qué prima más? ¿La protección y el reconocimiento a un pionero en su sector, que hizo famosas las galletas con forma de dinosaurio? o, al contrario, ¿debe haber una libertad absoluta en el mercado que permita a todo competidor usar una forma concreta en el producto, aunque inevitablemente evoque a su creador original?.
Alejandro García Martínez
