No resulta infrecuente en el mundo del asesoramiento y la abogacía en Propiedad Industrial toparse con clientes que, motivados por una fe ciega en que han ideado una marca muy original, se vean con el agua al cuello cuando ya es demasiado tarde, al haber invertido una gran cantidad de dinero y esfuerzos destinados a su posicionamiento mediante un signo que posteriormente no pueden utilizar.
Por lo tanto, con el ánimo de concienciar acerca de la importancia de un buen asesoramiento previo al inicio de una actividad económica y para prevenir posibles situaciones insalvables e indeseables, vamos a dar unos pequeños consejos acerca de qué tipo de signos difícilmente podremos registrar como marca.
Tanto nuestra Ley de Marcas española (Ley 17/2001) como el Reglamento de Marcas de la Unión Europea (Reglamento 1001/2017) cuentan con aspectos armonizados en relación con aquellas causas que impiden el registro como marca de un signo distintivo.
En definitiva, se trata de causas absolutas (por atentar contra intereses públicos o generales) y de causas relativas (se refieren a intereses privados o particulares).
Vamos a centrar el presente escrito en las prohibiciones absolutas, que dividiremos en dos partes, para evitar un texto denso y farragoso.
-Las prohibiciones absolutas. Introducción-
Con respecto a las prohibiciones absolutas (artículo 5 de la Ley española y artículo 7 del Reglamento europeo), su raison d’être pivota en torno a un problema intrínseco que pueda surgir en el propio signo distintivo, en aquellos casos en que no puede cumplir la función esencial de una marca (distinguir el origen empresarial de unos productos o servicios del resto de sus competidores).
Las causas que manifiestan este problema intrínseco están, a nivel europeo y español, tasadas legalmente. Por lo tanto, la Oficina de Marcas no tiene el poder de conceder o denegar una marca, salvo si se dan las causas legales para ello.
El preámbulo de la Ley de Marcas justifica la existencia de estas prohibiciones en el hecho de que, de no existir, se podría estar otorgando una ventaja competitiva a un competidor sobre el resto (recordemos que, aunque con matices, la concesión de una marca supone un monopolio exclusivo para utilizar y prohibir el uso de ese signo por terceros). Por consiguiente, se busca salvaguardar el interés general, para poder utilizar ciertos signos de forma libre.
Existen mecanismos para activar las prohibiciones absolutas y no únicamente será la Oficina de Marcas la capacitada para aplicarlas. Estos mecanismos se darán en dos estadios diferentes dentro de la vida de una marca.
El primero de ellos, durante la fase de solicitud y examen, la Oficina de oficio o cualquier tercero que demuestre verse perjudicado por la concesión de esta marca, pueden activar por medio de observaciones y oposiciones esta causa de prohibición de registro.
Sin embargo, también se encuentra tasado como causa de nulidad (artículo 51 de la Ley española y 59 del Reglamento europeo). El plazo para accionar la nulidad absoluta de una marca es imprescriptible y podrá ser invocado por cualquier tercero, sin necesidad de demostrar un perjuicio o interés legítimo. Por lo tanto, cuidado con creer que, una vez concedida la marca, están todos los muebles salvados.
-Las prohibiciones absolutas. Causas-
Recogidas en el párrafo primero de los artículo 5 de la Ley española y 7 del Reglamento europeo, se compilan en 14 causas (letras a) a n)) en España y en 13 causas en Europa (letra a) a m)), las que más trascendencia tienen en el día a día son las siguientes:
- Los que no cumplan las funciones de una marca.
Esta prohibición es la más amplia y se activará cuando el signo que se pretenda registrar no cumple con las condiciones mínimas de registrabilidad en relación con la definición de una marca (signo capaz de distinguir el origen empresarial de unos productos o servicios frente a los competidores).
Cabe destacar que, tras las últimas modificaciones en la Ley y el Reglamento, se suprime el requisito, antes necesario, de que una marca posea representación gráfica. Por lo tanto, se abre la puerta a nuevos tipos de marcas (sonoras, olfativas, etc.).
Bajo esta rúbrica, se ha prohibido el acceso registral de signos como: Nombre Comercial “PROMOCION Y PLANIFICACION HOTELERA”, para servicios hoteleros, Marca “EL SEGURO DE MI TIENDA” para productos de seguros, o una marca gráfica con forma de pastilla de jabón, para precisamente pastillas de jabón.
- Los signos que carezcan de carácter distintivo
Esta causa está totalmente relacionada con la causa anterior y hace referencia directa a la falta de aptitud diferenciadora para distinguir los productos y servicios pretendidos. A su vez, también guarda relación con las causas enumeradas en la letra c) sobre marcas descriptivas o genéricas, pues estas carecen a su vez de carácter distintivo, al no permitir distinguir el origen empresarial con respecto a los competidores.
La Oficina de marcas indica que, a pesar de que las marcas no deben constituir una creación original (no son derechos de autor), sí que debe exigirse un carácter distintivo mínimo para su acceso registral. Por lo tanto, se impedirá el registro a las marcas que sean excesivamente complejas o sencillas.
Los ejemplos más comunes de marcas sin carácter distintivo son, las marcas tridimensionales (Marca gráfica con la forma de un esquema de vidrieras o Marca gráfica representativa de unas chocolatinas) o las marcas de colores (cuando se pretende registrar un solo color como marca, sin contornos ni formas).
Sobre este último tipo de marcas, las de color, tras las últimas modificaciones el legislador parece ser más flexible a la hora de registrar los mismos. No obstante, se guarda recelo de atribuir la exclusividad sobre un color a un solo operador, para no restringir la disponibilidad de los mismos.
Aun así, se exige que el color goce de cierto conocimiento previo por parte del sector, que sepa relacionarlo con el origen empresarial, antes de poder tener acceso registral al mismo (distintividad adquirida).
- Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio
En la práctica, estamos ante una de las causas que más invoca la Oficina de Marcas a la hora de denegar el acceso registral de una marca (marcas descriptivas), y se podría evitar si hubiera un mínimo de conocimiento sobre el porqué de esta prohibición.
Se trata de una especie de cajón de sastre, pues la prohibición contenida en esta letra lo que pretende es impedir la monopolización sobre signos que informen al público sobre las características o propiedades del producto o servicio correspondiente, por lo que la lista de cualidades está abierta. Resulta necesario que todas estas cualidades y propiedades estén libres para su utilización por todos los competidores.
La intríngulis con respecto a esta prohibición es que se exige que el signo esté compuesto de forma exclusiva por términos descriptivos. La práctica nos indica que, cuando una marca se compone de varios elementos descriptivos, su combinación puede denotar un mínimo de carácter distintivo, que le aleje de ser exclusivamente descriptiva y pase a ser sugestiva o evocativa de los mismos, permitiéndose por tanto su acceso registral. Se permitió, por ejemplo, el registro como marca “DON KILOWATIO” para aparatos eléctricos.
Los ejemplos más claros son aquellos signos descriptivos de la especie o marcas genéricas (Marca “FINCAS y FINANZAS” para servicios financieros e inmobiliarios) de la calidad de producto o servicio (Marca “SUPERIOR” para ropa) de la cantidad (Marca “MUCHO MUEBLE” para muebles), el destino o función del producto (Marca “EMBELLECE TUS PEINADOS” para juguetes) o el valor (Marca “LA TIENDA DEL EURO” para comercio de distribución y almacenaje).
