La Audiencia Provincial de Barcelona, se ha pronunciado a través de la sentencia 764/2019, de 26 de abril, sobre la posibilidad de acumular sobre un mismo diseño la protección registral de un diseño industrial y la protección creacionista de los derechos de autor, con un especial hincapié en la definición de los requisitos de originalidad y altura artística, para ser considerado como obra.
-Contexto fáctico-
BD Barcelona 1972, S.L. y Resinas Olot, S.L. (titulares económicos de las obras, por cesión), junto con los diseñadores originales de las obras (D. Marcial, D. Pascual, D. Plácido y D. Raúl (autores morales de las obras)), interpusieron demanda acumulada por infracción de derechos de autor y de competencia desleal frente a Casa OTS Holding, S.L., Injecter, S.A. y Sitting Barcelona, S.L., sobre las obras “Corset”, “Jamaica”, “Bikini”, “Splash”, “Toledo” y “Mirallok”, que vienen a ser diseños de sillas y taburetes, ante la supuesta reproducción y comercialización de las referidas sillas sin la debida autorización de los autores.
Los demandados, por su parte, alegaban que, al estar caducados los diseños industriales (caducaron en 2.010), la estética de dichas sillas formaba parte del dominio público siendo, por tanto, su uso libre. A su vez, los demandados reconvinieron alegando ostentar la titularidad de los derechos de autor sobre estas obras, al haber sido supuestamente adquiridas a través de una subasta concursal.
El Juzgado de lo Mercantil, admitió en parte los pedimentos de la actora y consideró probada su titularidad de los derechos de autor sobre las sillas, al considerar que poseían suficiente originalidad y altura creativa, por lo que están amparados bajo la protección del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, “TRLPI”).
Las demandadas apelaron ante la Audiencia Provincial, cuyos pronunciamientos más relevantes, aparte de ciertas cuestiones formales, aparecen en el Fundamento de Derecho Cuarto.
-Sobre la posibilidad de protección de un diseño industrial al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual-
Establece la Audiencia que, la cuestión principal del litigio se circunscribe a determinar si existe la posibilidad de proteger bajo el amparo de la normativa en derechos de autor sobre un diseño destinado para su explotación industrial, cuando dichos diseños han disfrutado, previamente, de una protección registral bajo la figura del diseño industrial.
A pesar de que tanto la Directiva europea nº 1008/71 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (artículo 17) como el TRLPI (artículo 3), como la Ley 20/2003 (en adelante, “LPJDI”), de protección jurídica del diseño industrial (Disposición Adicional nº 10) permiten la suma de ambos derechos en un mismo procedimiento, se trata de una cuestión no pacífica en la doctrina jurisprudencial, ante la posibilidad de otorgar una protección desproporcionada a los titulares de diseños registrados, una vez se agote esta vía de protección.
El objetivo, según la Audiencia, es conseguir un justo equilibrio entre la necesidad de preservar la libertad de mercado y el alcance de la protección que se debe otorgar a los autores por la creación de sus obras.
Por consiguiente, en sintonía con la sentencia del Tribunal Supremo 561/2013, de 27 de septiembre y en aras de evitar monopolios eternos, para que un diseño pueda disfrutar de la protección doble, es preciso que el mismo tenga una altura creativa mayor que la que exige el artículo 10 TRLPI, en aplicación del principio de acumulación parcial o restringida, que distinga la protección del diseño sobre los rasgos estéticos y no funcionales (no se protegen por esta vía las características formales del producto que vengan determinadas por su función técnica) de aquellos otros que constituyan “obras de arte aplicadas a la industria”, sobre los que se eleva la exigencia de poseer una originalidad elevada.
-Conclusiones de la Audiencia-
Sentados los criterios interpretativos, la Audiencia establece que, para apreciar la especial altura creativa, el análisis no debe ceñirse únicamente a los aspectos puramente estéticos del producto, sino que hay que plantearse si la forma del producto ha dado solución a los problemas técnicos que plantea el diseño (estudio conjunto de los aspectos estéticos y técnicos).
Para saber si un diseño cuenta con la suficiente altura creativa, se debe partir de la figura del especialista en diseño industrial, que deberá indicar si el diseño satisface tanto los aspectos técnicos propios del objeto como la originalidad y alta creatividad en la estética del mismo.
Por ello, tras un estudio de las periciales, la Audiencia declara que los diseños de las sillas poseen la suficiente altura creativa como para estar amparadas por la protección de los derechos de autor y en consecuencia desestima los recursos presentados por los codemandados.
-Conclusiones propias-
Tal y como indicaba la Audiencia y bajo nuestro punto de vista, permitir una protección acumulada sin restricciones puede suponer un amparo legal desproporcionado sobre la apariencia estética de un bien que, una vez superado el plazo de protección registral del diseño, debería formar parte del acervo público.
Si bien, entendemos que hay ciertos diseños disruptivos que marcan un antes y un después en su sector, por lo que, de demostrarse su alta creatividad y originalidad, sí que deberían acceder a esta doble vía de protección, aunque si bien los criterios de acumulación deberían ser más bien restrictivos.
Otro escenario que vislumbramos es aquél en el que la apariencia estética de un producto nunca hubiera accedido a la protección registral del diseño. Por lo que, de nuevo, demostrada la alta creatividad y originalidad, deberían poder protegerse por esta vía.
Alejandro García Martínez
Opinión critica de Juan Botella
A mi juicio esta Sentencia claramente atenta contra la seguridad jurídica y de cierta manera espero que sea corregida por el Tribunal Supremo dado que si un empresario actúa en el mercado en base al principio básico de Propiedad Industrial de que un diseño caducado (esto es que el monopolio otorgado por el estado ha vencido), y por lo tanto es de dominio público y se actúa de buena fe, ¿cómo es posible que un tribunal condene esta actuación considerándola ilícita y susceptible de condena?.
Si un empresario efectúa un registro como diseño, ha hecho una declaración de que su creación es objeto de Propiedad Industrial, y claro cuando se caduca cambia de criterio y alega que esta protegida por Propiedad Intelectual, admitir esta premisa a mi juicio es atentar con los principios básicos que amparan estos bienes intangibles.