Comentario a la sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de Alicante nº 366/2018 de 20 de marzo
El pasado 20 de marzo, el Tribunal de la Unión Europea afincado en Alicante tuvo por bien resolver el asunto marcario nº 366/2018, que enfrentaba a las marcas notorias “EXCILOR” con la marca posterior “EXCINAIL+” y contribuye, con un nuevo granito de arena, a definir el ámbito de protección de las marcas notorias, o como indica la redacción del nuevo Reglamento de Marcas de la Unión, sobre las marcas de gozan de renombre.
La controversia
Versailles B.V., la parte actora, es titular de la Marca de la Unión europea núm. 10.785.061 “EXCILOR” (mixta) y de la Marca Internacional núm. 1.034.371 “EXCILOR” (denominativa), ambas destinadas a proteger productos de la clase 5, concretamente productos farmacéuticos para el tratamiento de hongos en las uñas. La representación gráfica de la Marca de la Unión es la siguiente:
Actafarma, S.L., la parte demandada, antigua distribuidora oficial de “Excilor” en España, comenzó en el año 2.014, a comercializar un producto farmacéutico para el tratamiento de hongos en las uñas bajo el nombre de “Excinail+”.
En el momento en el que la actora tuvo notica de la comercialización de este producto por parte de su antiguo distribuidor en España, presentó acción de infracción de marca notoria y subsidiaria de competencia desleal, que fue estimada parcialmente en primera instancia.
Decisión de la Audiencia Provincial
En un extenso repaso de la interpretación jurisprudencial de los Tribunales de la Unión Europea sobre las marcas notorias, la Audiencia Provincial comienza precisando y enumerando los requisitos necesarios para que se de la protección de una marca notoria.
En primer lugar, con cita en la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 2.015, la Audiencia Provincial indica que entre los signos distintivos en liza debe existir o bien una identidad o bien una similitud. Si bien, el grado de similitud varía entre las marcas “normales” y las marcas “notorias”, ya que no es necesario que dicho grado de similitud llegue a producir un riesgo de confusión entre el público destinatario, sino que, pueda llegar a establecer un vínculo o una asociación entre la marca notoria y la marca controvertida.
Este vínculo o asociación, como segundo requisito, es definido por el propio Tribunal de Justicia, en la sentencia citada en el cuerpo de la Resolución de la Audiencia Provincial de 27 de noviembre de 2.008 (Asunto Intel-CPM). Según el Tribunal, el vínculo entre las marcas en liza se dará cuando la marca posterior evoque a la marca anterior notoria. La evocación será mayor cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca notoria anterior.
En tercer y último lugar, para que exista la infracción de una marca notoria, junto a la evocación, debe generarse un uso sin justa causa que aproveche indebidamente el carácter distintivo o renombre de la marca anterior, o bien, que se le esté causando algún tipo de perjuicio (parasitismo) por esta evocación.
Es aquí donde el Tribunal alicantino arroja cierta luz sobre la interpretación del parasitismo, al indicar que el vínculo comercial anterior entre las partes confrontadas evidencia que la demandada, cuando eligió comercializar un producto idéntico al que distribuía, bajo un nombre muy similar (solo cambia “LOR” por “NAIL+”, que justamente significa uñas en inglés, lo cual será entendido por una gran parte del público destinatario de los mismos) era plenamente conocedora del esfuerzo inversor y de publicidad llevado a cabo por la actora para alcanzar el renombre de su marca.
Continúa el Tribunal indicando que, en lugar de comercializar un producto signado de modo distinto a de la actora, el demandante eligió la vía rápida y fácil del parasitismo, al elegir una denominación cercana, evocadora del producto consolidado, ahorrando así costes para consolidarse en el mercado.
A mayor abundamiento, la Audiencia Provincial alicantina estima la concurrencia de actos desleales por parte de la demandada, ya que también copió la forma de presentación del producto (packaging), generando así un riesgo de confusión con las prestaciones de la actora (artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal).
Conclusiones propias
Creo acertado el contenido de la resolución de la Audiencia Provincial, en tanto que sienta doctrina ante un acto evidente de parasitismo, como era la relación contractual previa entre las partes que, si bien demostraba la existencia de la mala fe registral (Asunto Lindt), no había encontrado aún su hueco en la infracción de marcas notorias.
A su vez, creo acertada y valiente la estrategia seguida por la defensa de la actora al plantear la acción como infracción marcaria y de competencia desleal.
Gracias a esta resolución favorable, logra obtener una resolución judicial que declara la notoriedad de su marca, sienta precedente en la interpretación del parasitismo y advierte a futuros competidores o interesados de que cualquier marca similar a “EXCILOR” para productos que traten los hongos de las uñas, podrá estar generando, como mínimo un riesgo de asociación con sus marcas notorias anteriores. Chapó.
Alejandro García Martínez