La batalla por la comercialización de Schweppes en España. Nueva nota interpretativa del agotamiento de marcas.
El pasado 22 de julio, la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona revocó la Resolución del Juzgado de Primera Instancia y otorgó al Grupo japonés Suntory (actuante en España con la filial Schweppes Suntory España y, a su vez, titular de Schweppes S.A.) el derecho en exclusiva a comercializar la tónica Schweppes en España.
Estamos ante una resolución altamente interesante, en tanto que define y perfila las notas interpretativas del agotamiento del derecho de marca en la Unión Europea.
- La controversia-
Schweppes S.A., (filial española de Schweppes Limited) es una empresa española encargada de la elaboración y producción de la famosa tónica Schweppes en nuestro territorio. Si bien, tras una serie de operaciones societarias, el Grupo Schweppes fue adquirido por el Grupo holandés Orangina, que es a su vez parte del Grupo japonés Suntory.
Suntory es titular de varias marcas relacionadas con el sector de las bebidas refrescantes, como son Trina o La Casera. En España, Suntory es titular de las marcas “SCHWEPPES” núm. 171.232 y núm. 2.907.078, aunque desde el año 2.008, Schweppes S.A. es la licenciataria exclusiva en España, por lo que es esta compañía la encargada de la fabricación, comercialización y distribución de la tónica en nuestro territorio.
No obstante, en el resto de Estados miembros de la Unión Europea, la titularidad de las marcas “SCHWEPPES” pertenecen al Grupo Coca-Cola, como en el caso de Reino Unido.
Y es que originalmente la tónica nació en Reino Unido de la mano de Cadbury Schweppes hasta que, en 1.999, los Administradores de dicha sociedad decidieron vender al Grupo Coca-Cola varias de las marcas SCHWEPPES para el mercado de Reino Unido y de otros Estados miembros. Curiosamente, Coca-Cola pretendió adquirir la exclusividad sobre todo el Espacio Económico Europeo, pero intervinieron las autoridades comunitarias en materia de competencia, para evitar un monopolio.
Por su parte, Cadbury Schweppes absorbió en 2.001 la empresa francesa Pernod Ricard, titular de las marcas Orangina y posteriormente, el Grupo y sus marcas fueron adquiridas por la japonesa Suntory. Por lo tanto, en el territorio de la Unión Europea conviven varios titulares de las marcas “SCHWEPPES” actuando en territorios diferentes.
La controversia surge a raíz de que las empresas Red Paralela y Red Paralela BCN estuvieron comercializando entre el año 2.009 y el año 2.014, tónicas SCHWEPPES, adquiridas desde Gran Bretaña a Grupo Coca-Cola. Estas empresas vendieron aproximadamente 17 millones de botellas de tónicas durante ese período de tiempo.
Por lo tanto, estamos en una situación en el que colisionan dos preceptos de la ley marcaria, el derecho a utilizar en exclusiva una marca (art. 34.2.a)) y el agotamiento del derecho de marcas, como uno de los límites al mismo (art. 36.1).
- El agotamiento del derecho-
El artículo 36.1 de la Ley de Marcas establece que el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
El Tribunal de Justicia ha interpretado este limite al derecho de marca (Asunto C-291/16) como un límite que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando (i) el titular, por si solo o a conjuntamente con el tercero cesionario, promueve de forma activa la apariencia de una marca global y única, provocando así una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial o (ii) cuando existen vínculo económicos entre el titular y dicho tercero cesionario (coordinan sus políticas y controlan, de forma conjunta la calidad de los productos).
Estas dos últimas notas son la clave para saber si podemos aplicar el agotamiento del derecho de marca o no.
-Conclusiones de la Audiencia-
Tras practicar una ingente cantidad de pruebas presentadas por las partes, la jueza de primera instancia concluía, entre otros aspectos, que (i) es posible el acceso a la publicidad de los productos británicos a través de la web de Schweppes Limited (titular marca española), (ii) el uso en la publicidad institucional de Schweppes Limited y Schweppes S.A., de la imagen de productos ingleses, (iii) diferencias mínimas entre los productos, (iv) conservación de las referencias al origen británico y la vinculación con Reino Unido.
La juzgadora concluyó que, al darse las anteriores circunstancias, se cumplían las dos notas que exige el Tribunal de Justicia para aplicar el límite del agotamiento de marca.
Sin embargo, la Audiencia Provincial considera insuficiente la prueba practicada y declara no existir suficientes indicios que demuestren la concurrencia de las dos notas de vinculación e imagen unitaria. Si bien, el Tribunal indica que desde España se pretende seguir vinculando la marca SCHWEPPES a las cualidades de su origen británico, pero no se ha promovido activa y deliberadamente la consolidación de una apariencia o imagen global.
A mayor abundamiento, establece la Audiencia que, no puede pedírsele al titular actual que, para diferenciar su origen empresarial del titular británico, deba renunciar a reivindicar el origen tradicional de la marca.
En conclusión, la Audiencia Provincial revoca la Resolución de Primera Instancia y declara que el Grupo Suntory posee el derecho exclusivo a comercializar en España las tónicas marca “SCHWEPPES”, sin que otros actores puedan introducir en el mercado español idénticos productos alegando el agotamiento del derecho de marcas.
Con respecto a la interpretación dada por el Tribunal, creemos que resulta un pequeño respiro para los licenciatarios exclusivos de una marca global que, puedan evitar estas injerencias en su actividad nacional, sin tener que desligar completamente la imagen de su marca, de la marca base, para evitar la aplicación del límite del agotamiento.
Alejandro García Martínez