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Coincidiendo con la llegada de la Navidad, el Tribunal de Justicia (UE) ponía fin al año 2.019 confirmando (en forma de regalo) la discrecionalidad del legislador nacional para escoger la vía de protección de los derechos de autor amparados por la Directiva europea 2004/18/CE que más le convenga, en el asunto de 18 de diciembre (C-666/18), que enfrentaba a IT Development y a Free Mobile.

  • La controversia

El inicio de la controversia se remonta al año 2.010 con la firma de un contrato de licencia de uso de software entre IT Development (denunciante) y Free Mobile (compañía de telefonía móvil francesa denunciada) para el uso de la aplicación “ClickOnSite”. Tiempo después, la denunciante descubrió que Free Mobile había transformado, para su propio beneficio, el código fuente del software al haber introducido, entre otros, nuevos formularios no incluidos en la versión licenciada.

Entre las cláusulas del contrato se prohibía de forma expresa: “reproducir, directa o indirectamente, el paquete de aplicaciones, descompilar y/o realizar operaciones de ingeniería inversa sobre él, modificarlo, corregirlo, adaptarlo […]” por lo que IT Development decidió interponer una acción penal (llamada “contrefaçon”) ante los tribunales franceses.

Se trata de una vía penal presente en el sistema normativo francés para reclamar infracciones de derechos de autor. No obstante, el Tribunal de Grande Instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia, “TGI”) dictó sentencia en primera instancia inadmitiendo la idoneidad de la vía penal para resolver este asunto, al haber emanado la controversia de una infracción contractual.

Y es que resulta que en la normativa francesa existe el llamado principio de no acumulación de las responsabilidades delictivas (penales) y contractuales (civiles), por lo que no cabe incurrir al mismo tiempo en ambas. Como resultado, la acción de contrefaçon no puede estar basada en un incumplimiento contractual, sino en una acción con reproche penal.

No satisfecha con la resolución, IT Development recurrió ante la Corte de Apelación de París, aunque esta vez solicitando de manera subsidiaria la responsabilidad contractual de la parte contraria.

La Corte de Apelación de París, ante la duda, decidió elevar una cuestión prejudicial al TJUE para dirimir si el titular de los derechos vulnerados podía beneficiarse de las garantías previstas en la Directiva 2004/48/CE con independencia del régimen de responsabilidad (civil o penal) aplicable conforme al Derecho nacional. 

En concreto:

“El hecho de que el licenciatario de un programa informático no respete los términos de un contrato de licencia de un programa informático (por la expiración del período de prueba, la superación del número de usuarios autorizados o de otra unidad de medida, como los procesadores que pueden utilizarse para que se ejecuten las instrucciones del programa informático, o por la modificación del código fuente del programa informático cuando la licencia reserva este derecho al titular inicial) ¿constituye:

–      una infracción de los derechos de propiedad intelectual (con arreglo a la Directiva [2004/48]) sufrida por el titular del derecho de autor del programa informático reservado por el artículo 4 de la Directiva [2009/24] sobre la protección jurídica de programas de ordenador,

–      o bien puede quedar sujeto a un régimen jurídico distinto, como el régimen de responsabilidad contractual de Derecho común?”.

  • La resolución del Tribunal de Justicia

En una más que condensada resolución, el TJUE resuelve acerca de los aspectos fundamentales que envuelven al asunto concreto. En primer lugar, deja sentado que la modificación de una obra amparada por derechos de autor, sin la autorización del titular, supone una violación de los derechos de autor sobre dicho software (art. 4 de la Directiva).

A continuación, el TJUE incide en que resulta indistinto que la modificación del software estuviese recogida en una cláusula contractual o no, dado que la modificación de la obra sin autorización es una causa, per se, de infracción de derechos de autor.  Y es que la Directiva (art. 2.1) establece que el Texto será de aplicación a todas las infracciones de derechos de propiedad intelectual, independientemente del origen de la infracción.

En segundo lugar, indica el TJUE que la Directiva no establece unas medidas o unos procedimientos concretos para reprochar una violación de propiedad intelectual, ni exige la aplicación de un régimen de responsabilidad particular en caso de infracción de esos derechos.

En consecuencia, el legislador nacional tiene plena libertad para establecer las modalidades concretas que estime oportunas en la protección de los derechos de autor con la única obligación de que la vía escogida ha de ser siempre justa y equitativa, no puede ser compleja ni gravosa, ni podrá comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios. Asimismo, la vía debe ser efectiva, proporcionada y disuasoria, y se aplicará de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso (Requisitos de la Directiva 2004/48).

En resumen, la modalidad escogida por el legislador nacional es indiferente siempre y cuando no se mermen los derechos inherentes del creador como autor de la obra. La respuesta a los tribunales franceses es que al activar el mecanismo de la contrefaçon resultará indistinto que la infracción estuviera contemplada en una cláusula contractual y que pudiera haber un reproche civil, ya que a través de la contrefaçon se está enjuiciando la infracción de derechos de autor y no la posible infracción contractual.

El mensaje para el resto de Estados miembros interesados es que, sea cual sea el mecanismo de protección de derechos de autor, el legislador nacional no puede obstaculizar la protección efectiva de los mismos.

Alejandro García Martínez

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