En recientes fechas nos hemos hecho eco de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 27 de febrero de 2020 (C-240/18) por el que se admite la posibilidad de registrar como Marca de la Unión Europea el signo “Fack Ju Göhte”, cuya traducción al español vendría a ser “Jódete, Goethe”.
La controversia respecto a la posibilidad de registrar o no este signo se da en función de una de las prohibiciones absolutas de registro (Artículo 7.1.f del Reglamento de Marcas de la Unión Europea o artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas españolas). En resumen, en aquello que nos ocupa, se trata de la imposibilidad de registrar una marca que sea contraria a las buenas costumbres.
He aquí la clave de la resolución que venimos a comentar, ya que se trata de un concepto que no está regulado en las normativas marcarias, por lo que requiere de una continua reinterpretación de este para poder admitir o denegar el registro de una marca.
Vamos a proceder a repasar el enfoque de los Tribunales de la Unión Europea, a través de una serie de resoluciones, que demuestran que el concepto de buenas costumbres no es inamovible.
¿Qué son las buenas costumbres?. El camino hasta Fack Yu Göhte.
Si bien antes del año 2011 ya contábamos con una interpretación jurisprudencial del concepto de buenas costumbres, fueron las sentencias del Tribunal General de 20 de septiembre (T-232/10) y de 5 octubre de 2011 (T-526/09) “PAKI”, las que sentaron la base interpretativa que posteriormente seguirían sus magistrados hasta recientes fechas.
En primer lugar, ambas resoluciones estiman que el concepto de buenas costumbres deberá partir, en todo caso, de las características históricas, lingüísticas, sociales y culturas específicas del Estado miembro donde se esté enjuiciando el asunto (T-232/10 denegó el registro de la marca controvertida por consistir en simbología de la dictadura soviética, siendo la marca solicitada de origen búlgaro, habiendo sido este territorio un país que sufrió el yugo soviético).
La sentencia “PAKI”, también arroja mayores notas interpretativas al indicar que, para analizar las buenas costumbres específicas del Estado miembro, debe partirse de la figura de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia y no en un público muy sensible a ofensas o el público que por nada se ofende.
Esta resolución parte del término “PAKI”, que se utiliza como descalificativo racista hacia los inmigrantes pakistaníes. El Tribunal indicó que, si bien es cierto que parte del público ya no dotaba de un significado ofensivo al término “PAKI”, continuaba para el público general su connotación negativa, por lo que la marca fue denegada para servicios de alimentación.
Con este contexto jurisprudencial llegamos a la sentencia de 9 de marzo de 2012 (T-417/10) “¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA”. El Tribunal denegó el registro de esta marca para productos alcohólicos y los servicios relacionados con su comercialización, ya que a pesar de estar destinados a un público adulto, cualquier consumidor podía acceder a esta marca en superficies de venta, siendo indistinto que hubiera registros marcarios anteriores (independencia de las resoluciones administrativas con sus precedentes).
Según el Tribunal, el término “HIJOPUTA” se percibía claramente como un insulto en el lenguaje común, por lo que sería imposible disociar su connotación negativa.
Ahora bien, en marzo de 2019, la Real Academia Española aceptó el uso del adjetivo “PUTO” como elemento intensificador positivo (ejemplo, “me putoencanta”), por lo que eliminó su connotación negativa del Diccionario español.
Por lo tanto, podemos preguntarnos si, a partir de ahora, habrá un mayor número de marcas que incorporen estos términos y que, si se hubiera esperado unos años, quizás el solicitante de “¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA” podría estar gozando de su registro marcario.
Así las cosas, llegamos a la sentencia de 15 de marzo de 2018 (T-1/2017) “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”, que pudimos comentar con mayor extensión en nuestro blog.
A grandes rasgos, esta resolución amplió los criterios de interpretación al indicar que el análisis de las buenas costumbres no solo se puede ceñir al Estado miembro donde se aplique la marca (en este caso, se trata de restaurantes en España), sino que también se tiene que hacer un análisis de las circunstancias comunes en todos los Estados miembros.
En este caso, la mafia italiana es conocida en todo el territorio de la Unión Europea como una organización criminal y, según el Tribunal, si se coincidiese el registro de esta marca, se podría estar lavando o positivizando la imagen de la mafia, lo cual es contrario a las buenas costumbres.
Esta resolución también innova en tanto que indica que a pesar de que la intención del solicitante no fuese ofensiva, si el término lo es, estará contraviniendo las buenas costumbres. Por otro lado, a pesar de que el concepto ya fuera introducido, las buenas costumbres también deben tener en cuenta el sector económico donde se aplique la marca, por lo que la existencia de la marca “MAFIA II” para videojuegos, está justificada en que se ampara un producto que va a recrear históricamente a la mafia, sin positivizar el crimen organizado.
La sentencia del Tribunal de Justicia
El TJUE ha dado la razón a la solicitante del signo controvertido, por entender que el mismo no resulta ofensivo, ni será percibido como inmoral o escandaloso por el público alemán.
Si bien los términos “Fack Ju” pueden ser fácilmente traducidos como “Fuck You” (jódete, en inglés) y que dicha expresión podría ofender los sentimientos de la familia del poeta alemán, no basta con que un signo se considere de mal gusto para que pueda prohibirse su registro.
Sucede que, los términos “fuck you” han pasado de contener un significado sexualizado y vulgar, a utilizarse como expresión de enfado o desconfianza hacia otra persona. A mayor abundamiento, el solicitante de la controvertida marca era el productor y dueño de una trilogía de películas de igual nombre y bastante conocidas en territorio germánico.
Por tanto, el TJUE anuló la resolución del Tribunal General, que rechazaba el registro de la marca, al afirmar que el gran público alemán no dota de una connotación inmoral a los términos “FACK Ju Göhte”, ya que asocia dicha marca con las películas de comedia antes citadas.
Conclusiones
Como con todos los aspectos de la vida, el paso del tiempo siempre influye sobre las costumbres de uno mismo y lo que te gusta o te deja de gustar varía en función de tus círculos y tus nuevas experiencias. Los tribunales hacen acopio de estos cambios a la hora de interpretar qué entendemos por buenas costumbres y aquello que ayer ofendía, hoy puede ser la broma más popular.
El verdadero encaje interpretativo de las buenas costumbres encuentra su principal escollo en la subjetividad de su examen. En muchas ocasiones, la educación, cultura y moralidad del examinador de marcas afecta directamente a su registro o denegación y puede llegar a convertir en diabólica las pruebas necesarias para probar si estamos ante
Si el exceso de palabras malsonantes en este artículo ha dejado espacio a la reflexión, el mejor consejo que podemos dar si deseas registrar una palabra así es que tengas en cuenta el contexto sobre qué la vas a aplicar, y ver si ahí el público pudiese sentirse ofendido con tu signo distintivo.
Alejandro García Martínez