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Procedimiento de registro de una Marca de la Unión Europea

La necesidad de diferenciarse del resto de competidores, así como la necesidad de potenciar los productos y servicios propios en el mercado, tienen como punto en común la creación de una imagen de marca única y potente.

Elegir una denominación y un logotipo concreto sin tener en cuenta derechos anteriores (una verificación de anterioridades por personal especializado), así como una mala clasificación de los productos y servicios a la hora de realizar la solicitud de una marca (que se ajuste a las necesidades empresariales), puede acarrear serios problemas, que pueden llevar a tener que reinvertir tiempo y esfuerzo en un rebranding cuando ya nos encontremos en un estadio posterior en nuestra estrategia empresarial.

Desde Juan Botella IP Legal & Asociados, guiamos en el proceso de registrar una marca, para que se ajuste lo máximo a la realidad del sector económico que pretende abarcar el interesado, al que acompañamos a través del procedimiento de registro, así como velamos por la defensa de sus derechos de marca frente a terceros que intenten usurparla.

Este asesoramiento previo al registro y posterior al mismo lo cumplimentaremos con la vigilancia durante la vida legal del registro (para evitar que cualquier tercero consiga el registro de marcas idénticas o muy similares a la tuya, a posteriori).

No obstante, vamos a intentar simplificar y explicar cómo funciona el registro de marcas de la Unión Europea, y las ventajas que presenta, puesto que a través de un solo procedimiento, se obtiene protección unitaria sobre la marca en los veintisiete países de la Unión.

  • La solicitud

La Oficina de Marcas de la Unión Europea (conocida como “EUIPO”) permite la opción a los interesados en solicitar el registro de una marca, que se realice a través de distintas vías (i) presentación por correo postal, mensajería especial o por fax (si bien esta opción solo se dará cuando surjan problemas técnicos en los sistemas informáticos de la Oficina) y (ii) a través de la propia página web de la Oficina. Con respecto a esta última opción, existen a su vez dos vías diferentes, la vía rápida Fast Track o la vía avanzada, si bien esta segunda está limitada a aquellos casos de marcas colectivas, presentación de una lista propia de productos y servicios y en general, para aquellas solicitudes que presenten mayor complejidad.

Vamos, no obstante, a centrarnos en el procedimiento Fast Track por ser esta la vía más recomendada por la EUIPO.

La solicitud que se efectúa a través de Fast Track deberá cumplir con una serie de requisitos para que se admita a trámite su estudio. En concreto, la solicitud deberá incluir: (i) el nombre y dirección del solicitante (incluido el Estado de su residencia o lugar de trabajo), tanto si es persona física (nombre y apellidos) como si es persona jurídica (denominación oficial) y recomendablemente una dirección de correo electrónico a efectos de comunicaciones; (ii) listado de los productos y servicios concretos que se pretenden amparar; (iii) una representación de la marca; (iv) el nombre del representante, de elegirse uno; (v) posibilidad de indicar fecha de prioridad registral o de exposición.

De todos estos datos que debemos proporcionar, debemos destacar la especial incidencia del listado de productos y servicios. En el propio procedimiento se nos indica que vayamos seleccionando los productos y servicios concretos dentro de las diferentes clases en los que se organizan grupos de productos y servicios (conocida como Clasificación de Niza), este paso resulta clave, ya que debes conocer a la perfección qué productos o servicios pretendes amparar con la marca.

Es de resaltar también que, si bien cualquier ciudadano o entidad del mundo puede solicitar una Marca de la Unión Europea, aquellos que no pertenezcan al Espacio Económico Europea (EEE) deberán estar obligatoriamente representados por un representante oficial. Sepa que en Juan Botella IP Legal & Asociados, contamos con los mejores representantes oficiales ante la EUIPO.

Por otro lado, también debemos indicar que junto con la solicitud se debe abonar una tasa administrativa, que variará en función de las Clases de productos y servicios que solicites y que cada año se actualiza. En Juan Botella IP Legal & Asociados podemos preparar un presupuesto específico y ceñido a las necesidades concretas de cada interesado.

A su vez, hablábamos de la posibilidad de indicar fecha de prioridad registral o de exposición. La normativa de marcas permite que, cuando se solicite el registro de una marca en un territorio miembro del Convenio de París, se dispondrá de un período de seis meses para solicitar la misma marca en otro territorio miembro de Convenio (en este caso, la EUIPO), manteniendo así la fecha de prioridad registral.

Esta fecha, al igual que la fecha de presentación que se asigna al expediente de marca, una vez se presente la solicitud, tiene un efecto directo ante terceros que usen marcas confundibles, en aquellos momentos en los que puedan surgir controversias sobre quién solicitó antes el registro.

Finalizado el procedimiento de solicitud, se otorgará al solicitante una fecha de presentación de la solicitud y dará comienzo la segunda fase, el examen de la Oficina.

  • Examen de la solicitud por la EUIPO

Una vez recibida la solicitud por la EUIPO, esta procederá a realizar tres tareas. En primer lugar, realizará un examen formal sobre si la solicitud cumple con todos los requisitos enumerados en el apartado anterior, así como verificará que el pago de las tasas se haya hecho efectivo.

Con respecto al pago de la tasa, en el momento de la solicitud telemática, surge la posibilidad de realizar el pago en ese mismo momento o el pago de la tasa a posteriori. En concreto, se otorga el plazo de un mes para realizar dicho pago, que de no hacerse en el plazo estimado, la fecha de registro de la solicitud pasa a ser la fecha de recepción del pago.

De constatar la EUIPO que no se cumple con alguno de los mencionados requisitos de la solicitud, comunicará al solicitante que en el plazo de dos meses deberá subsanar dicho error, pudiendo acarrear la inadmisión del registro, sin la devolución de las tasas pagadas.

En segundo lugar, la EUIPO procederá a realizar un examen de los motivos de denegación absolutos. En este estadio, la Oficina se encargará de comprobar que la marca, entre otros aspectos, no es una marca carente de carácter distintivo, que no está compuesta por la forma del producto, que no contraviene al orden público o a las buenas costumbres o que no puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia del producto/servicio.

Al igual que sucedía en el examen formal, la Oficina comunicará al solicitante que su marca incumple una de las prohibiciones absolutas y le otorgará un plazo específico para bien (i) modificar la solicitud; (ii) retirar la solicitud; (iii) presentar observaciones en defensa del registro.

Por último, la Oficina, previo pago de la tasa correspondiente en el momento de la solicitud, podrá redactar un Informe de Búsqueda de anterioridades (a petición del solicitante) para informarse acerca de los posibles derechos anteriores existentes. Además, la Oficina enviará una comunicación a todos los titulares de marcas y otros derechos anteriores confundibles o idénticos para que puedan oponerse al registro de la marca solicitada. 

Si tras los dos exámenes realizados por la Oficina, la solicitud cumple con todos los requisitos indicados, se publicará la solicitud. Esta publicación tendrá como efecto el inicio de un período de tres meses, en el que cualquier tercero con un interés legítimo podrá oponerse o realizar observaciones al registro de la marca.

  • Fase de oposición. Prueba de uso. Recurso

Como quiera que la fase de oposición, las pruebas de uso de una marca y la fase de recursos serán analizadas de forma exhaustiva en un escrito específico, nos limitaremos a indicar en este punto que, cuando se abre la fase de dos meses, cualquier tercero podrá oponerse al registro de la marca.

Las oposiciones y observaciones son escritos mediante los cuales se solicita a la Oficina que no se registre la marca en cuestión, tanto por la creencia de que existen motivos absolutos que la Oficina no tuvo en cuenta, como ante la posibilidad de ser titular de unos derechos anteriores, idénticos o confundibles con los tuyos. Entre estos derechos se incluyen las marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, etc.

Al recibir la oposición, la EUIPO dará traslado al solicitante de la misma, para que un plazo concreto proceda a contestar la oposición en defensa de su marca. Existe, en este punto, la posibilidad, en ciertos casos específicos, de solicitar una prueba del uso de la marca anterior. Del escrito de defensa se dará traslado al oponente para que vuelva a realizar observaciones. Tras todo este procedimiento, la Oficina decidirá si la marca puede o no, ser concedida por motivos de prohibiciones relativas.

Tanto si se concede como si no, solicitante y oponente tienen la posibilidad de recurrir ante la Sala de Recursos de la EUIPO la decisión de la División de Oposición, por lo que se abre la fase de recurso. En última instancia, la Decisión de la Sala de Recursos puede ser recurrida ante los tribunales de la Unión Europea.

  • Concesión o denegación de la marca

Para el caso en el que no se haya sufrido ninguna oposición ni observaciones de tercero o de haberse recibido, la Oficina ha desestimado las mismas, procederán a consignar el registro en la base de datos de la Oficina y se expedirá el certificado título que acredita el registro de la marca.

Desde este momento, la marca tendrá plena validez y poseerá un plazo de vigencia de diez años.

Transcurrido este plazo, atendiendo a que las marcas se registran por un periodo de diez años, renovable indefinidamente, es posible renovar la validez de la marca por un nuevo período de diez años, siempre antes de que finalice el plazo.

De contrario, de prosperar las oposiciones y/o recursos frente a la concesión de la marca, la misma será denegada y no tendrás ningún derecho.

Procedimiento de registro de una Marca de la Unión Europea

La necesidad de diferenciarse del resto de competidores, así como la necesidad de potenciar los productos y servicios propios en el mercado, tienen como punto en común la creación de una imagen de marca única y potente.

Elegir una denominación y un logotipo concreto sin tener en cuenta derechos anteriores (una verificación de anterioridades por personal especializado), así como una mala clasificación de los productos y servicios a la hora de realizar la solicitud de una marca (que se ajuste a las necesidades empresariales), puede acarrear serios problemas, que pueden llevar a tener que reinvertir tiempo y esfuerzo en un rebranding cuando ya nos encontremos en un estadio posterior en nuestra estrategia empresarial.

Desde Juan Botella IP Legal & Asociados, guiamos en el proceso de registrar una marca, para que se ajuste lo máximo a la realidad del sector económico que pretende abarcar el interesado, al que acompañamos a través del procedimiento de registro, así como velamos por la defensa de sus derechos de marca frente a terceros que intenten usurparla.

Este asesoramiento previo al registro y posterior al mismo lo cumplimentaremos con la vigilancia durante la vida legal del registro (para evitar que cualquier tercero consiga el registro de marcas idénticas o muy similares a la tuya, a posteriori).

No obstante, vamos a intentar simplificar y explicar cómo funciona el registro de marcas de la Unión Europea, y las ventajas que presenta, puesto que a través de un solo procedimiento, se obtiene protección unitaria sobre la marca en los veintisiete países de la Unión.

  1. La solicitud

La Oficina de Marcas de la Unión Europea (conocida como “EUIPO”) permite la opción a los interesados en solicitar el registro de una marca, que se realice a través de distintas vías, (i) de forma presencial ante la propia Oficina, (ii)presentación por correo postal, mensajería especial o por fax y (iii) a través de la propia página web de la Oficina. Con respecto a esta última opción, existen a su vez dos vías diferentes, la vía rápida Fast Track o la vía avanzada, si bien esta segunda está limitada a aquellos casos de marcas colectivas, presentación de una lista propia de productos y servicios y en general, para aquellas solicitudes que presenten mayor complejidad.

Vamos, no obstante, a centrarnos en el procedimiento Fast Track por ser esta la vía más recomendada por la EUIPO.

La solicitud que se efectúa a través de Fast Track deberá cumplir con una serie de requisitos para que se admita a trámite su estudio. En concreto, la solicitud deberá incluir: (i) el nombre y dirección del solicitante (incluido el Estado de su residencia o lugar de trabajo), tanto si es persona física (nombre y apellidos) como si es persona jurídica (denominación oficial) y una dirección de correo electrónico a efectos de comunicaciones; (ii) listado de los productos y servicios concretos que se pretenden amparar; (iii) una representación de la marca; (iv) el nombre del representante, de elegirse uno; (v) posibilidad de indicar fecha de prioridad registral o de exposición.

De todos estos datos que debemos proporcionar, debemos destacar la especial incidencia del listado de productos y servicios. En el propio procedimiento se nos indica que vayamos seleccionando los productos y servicios concretos dentro de las diferentes clases en los que se organizan grupos de productos y servicios (conocida como Clasificación de Niza), este paso resulta clave, ya que debes conocer a la perfección qué productos o servicios pretendes amparar con la marca.

Es de resaltar también que, si bien cualquier ciudadano o entidad del mundo puede solicitar una Marca de la Unión Europea, aquellos que no pertenezcan al Espacio Económico Europea (EEE) deberán estar obligatoriamente representados por un representante oficial. Sepa que en Juan Botella IP Legal & Asociados, contamos con los mejores representantes oficiales ante la EUIPO.

Por otro lado, también debemos indicar que junto con la solicitud se debe abonar una tasa administrativa, que variará en función de las Clases de productos y servicios que solicites y que cada año se actualiza. En Juan Botella IP Legal & Asociados podemos preparar un presupuesto específico y ceñido a las necesidades concretas de cada interesado..

A su vez, hablábamos de la posibilidad de indicar fecha de prioridad registral o de exposición. La normativa de marcas permite que, cuando se solicite el registro de una marca en un territorio miembro del Convenio de París, se dispondrá de un período de seis meses para solicitar la misma marca en otro territorio miembro de Convenio (en este caso, la EUIPO) , manteniendo así la fecha de prioridad registral.

Esta fecha, al igual que la fecha de presentación que se asigna al expediente de marca, una vez se presente la solicitud, tiene un efecto directo ante terceros que usen marcas confundibles, en aquellos momentos en los que puedan surgir controversias sobre quién solicitó antes el registro.

Finalizado el procedimiento de solicitud, se otorgará al solicitante una fecha de presentación de la solicitud y dará comienzo la segunda fase, el examen de la Oficina.

  • Examen de la solicitud por la EUIPO

Una vez recibida la solicitud por la EUIPO, esta procederá a realizar tres tareas. En primer lugar, realizará un examen formal sobre si la solicitud cumple con todos los requisitos enumerados en el apartado anterior, así como verificará que el pago de las tasas se haya hecho efectivo. El pago de la tasa debe ser realizado dentro de un período de un mes desde la solicitud del registro, o de contrario, el registro se considerará retirado.

De constatar la EUIPO que no se cumple con alguno de los mencionados requisitos de la solicitud, comunicará al solicitante que en el plazo de dos meses deberá subsanar dicho error, pudiendo acarrear la inadmisión del registro, sin la devolución de las tasas pagadas.

En segundo lugar, la EUIPO procederá a realizar un examen de los motivos de denegación absolutos. En este estadio, la Oficina se encargará de comprobar que la marca, entre otros aspectos, no es una marca carente de carácter distintivo, que no está compuesta por la forma del producto, que no contraviene al orden público o a las buenas costumbres o que no puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia del producto/servicio.

Al igual que sucedía en el examen formal, la Oficina comunicará al solicitante que su marca incumple una de las prohibiciones absolutas y le otorgará un plazo específico para bien (i) modificar la solicitud; (ii) retirar la solicitud; (iii) presentar observaciones en defensa del registro.

Por último, la Oficina, previo pago de la tasa correspondiente, podrá redactar un Informe de Búsqueda de anterioridades (a petición del solicitante) para informarse acerca de los posibles derechos anteriores existentes. Además, la Oficina enviará una comunicación a todos los titulares de marcas y otros derechos anteriores confundibles o idénticos para que puedan oponerse al registro de la marca solicitada. 

Si tras los dos exámenes realizados por la Oficina, la solicitud cumple con todos los requisitos indicados, se publicará la solicitud. Esta publicación tendrá como efecto el inicio de un período de dos meses, en el que cualquier tercero con un interés legítimo podrá oponerse o realizar observaciones al registro de la marca.

  • Fase de oposición. Prueba de uso. Recurso

Como quiera que la fase de oposición, las pruebas de uso de una marca y la fase de recursos serán analizadas de forma exhaustiva en un escrito específico, nos limitaremos a indicar en este punto que, cuando se abre la fase de dos meses, cualquier tercero podrá oponerse al registro de la marca.

Las oposiciones son escritos mediante los cuales se solicita a la Oficina que no se registre la marca en cuestión, tanto por la creencia de que existen motivos absolutos que la Oficina no tuvo en cuenta, como ante la posibilidad de ser titular de unos derechos anteriores, idénticos o confundibles con los tuyos. Entre estos derechos se incluyen las marcas, nombres comerciales, derechos de autor, denominaciones de origen, etc.

Al recibir la oposición, la EUIPO dará traslado al solicitante de la misma, para que un plazo concreto proceda a contestar la oposición en defensa de su marca. Existe, en este punto, la posibilidad, en ciertos casos específicos, de solicitar una prueba del uso de la marca anterior. Del escrito de defensa se dará traslado al oponente para que vuelva a realizar observaciones. Tras todo este procedimiento, la Oficina decidirá si la marca puede o no, ser concedida por motivos de prohibiciones relativas.

Tanto si se concede como si no, solicitante y oponente tienen la posibilidad de recurrir ante la Sala de Recursos de la EUIPO la decisión de la División de Oposición, por lo que se abre la fase de recurso. En última instancia, la Decisión de la Sala de Recursos puede ser recurrida ante los tribunales de la Unión Europea.

  • Concesión o denegación de la marca

Para el caso en el que no se haya sufrido ninguna oposición ni observaciones de tercero o de haberse recibido, la Oficina ha desestimado las mismas, procederán a consignar el registro en la base de datos de la Oficina y se expedirá el certificado título que acredita el registro de la marca.

Desde este momento, la marca tendrá plena validez y poseerá un plazo de vigencia de diez años.

Transcurrido este plazo, atendiendo a que las marcas se registran por un periodo de diez años, renovable indefinidamente, es posible renovar la validez de la marca por un nuevo período de diez años, siempre antes de que finalice el plazo.

De contrario, de prosperar las oposiciones y/o recursos frente a la concesión de la marca, la misma será denegada y no tendrás ningún derecho.

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