A pesar de que el derecho sobre una marca se adquiere mediante el registro, con la concesión de la misma no acaban las obligaciones de su titular. De forma lógica para con su propósito, la normativa de marcas exige a los titulares de una marca la obligación de usar de forma real y efectiva la misma para los productos y servicios solicitados en un plazo de cinco años.
Cumplir fielmente esta obligación es fundamental, en tanto que de no usarse conforme establece la ley, tu marca podrá ser objeto de una acción de caducidad. Si no te dejas asesorar por un profesional desde el mismo momento en el que solicitas el registro de la marca, pueden surgirte muchísimos problemas y desafíos.
Desde Juan Botella IP Legal & Asociados te guiamos en cómo registrar tu marca conforme a tus necesidades y te asesoramos sobre cómo se debe usar conforme a la ley, así como nos encargamos de la defensa de tu marca ante posibles injerencias de terceros.
No obstante, no todo uso que se vaya a hacer tendrá la consideración de uso real y efectivo, por lo que tanto las Oficinas de marcas como los Tribunales han ido perfilando la interpretación de esta obligación, que venimos a resumir en los siguientes párrafos:
La definición concreta de uso real y efectivo la extraemos del Tribunal de Justicia (UE) mediante sus sentencias C-40/01, Minimax y C-259/02, LaMer, cuando establecen que el uso de la marca no podrá ser simbólico, se deberá usar en el mercado de productos y servicios protegidos por la marca y sin necesidad de que el uso sea cuantitativamente significativo. No hay una regla de mínimos, por lo que un uso mínimo ya permitirá indicar que estamos ante un uso efectivo (sentencia del Tribunal General (UE) T-409/07)
Así las cosas, de las Guías sobre Prueba de Uso de la Oficina europea de marcas (en adelante, “EUIPO”) extraemos que el uso real y efectivo se demostrará a través de pruebas que acrediten: (i) el lugar de uso; (ii) el tiempo de uso; (iii) el alcance de uso; (iv) la naturaleza del uso.
Las pruebas se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos, como envases, etiquetas, lista de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos, etc.
Por todo ello, ya desde la concesión de la marca, es imprescindible almacenar todas estas informaciones por si eventualmente debe probar el uso de una marca. Ante cualquier duda de si un documento es válido o no, pregúntenos antes de tomar un camino incorrecto en el uso de su marca.
Con todos estos medios de prueba que acreditan los aspectos indicados en el párrafo anterior, la Oficina realizará un examen global de todas estas pruebas (sentencia del Tribunal General (UE) T-92/09), por lo tanto nos encontramos con la aplicación de cierta interdependencia (ej. menos ventas puede ser compensada por una mayor exposición en redes sociales).
Vamos, no obstante, a indicar qué se entiende por naturaleza, lugar, tiempo y alcance de uso.
Según las Directrices de la EUIPO, por naturaleza de uso entenderemos el uso de una marca conforme a su función esencial, en el sentido de que debe usarse para garantizar el origen empresarial de unos bienes/servicios, por lo que un uso decorativo o simbólico no servirá para demostrar el uso de la marca (caso Minimax). Además, el uso deberá ser público y externo y dentro del sector de los productos/servicios amparados (sentencia del Tribunal General (UE) T-174/01, Silk Cocoon).
Habrá un uso efectivo en los productos cuando la marca aparezca en sus envases, etiquetas o esté estampado sobre el mismo producto, esto mientras que el uso efectivo sobre servicios se entenderá cuando la marca quede plasmada en documentos mercantiles, publicidad u otros medios relacionados.
En segundo lugar, debemos analizar el lugar de uso, que para el caso de las marcas de la Unión Europea, teóricamente deberá tratarse de un uso efectivo en todo el territorio de la Unión, si bien no debe tenerse en cuenta un criterio territorial, sino más bien un criterio de cifras de mercado (caso Leno Merken).
Decíamos que en teoría porque se han dado casos donde sin haberse usado en todo el territorio de la Unión Europea y todo ello siempre teniendo en cuenta la interdependencia entre los distintos factores (un uso menos extendido territorialmente puede ser compensado por un uso más extendido en el tiempo).
Por lo que, dadas las circunstancias, hasta el uso en un único Estado o ciudad puede ser suficiente para probar el uso en todo el territorio de la Unión (Sentencia del Tribunal General (UE) T-398/13), no obstante, no se confíe y déjenos asesorarle sobre qué tipo de marca conviene a sus intereses, evite gastos innecesarios y tramite de la forma más rápida y eficiente posible.
En tercer lugar, debemos hablar del tiempo de uso en tanto que la normativa de marcas permite, en primer lugar, un período de “gracia” de cinco años desde la concesión de la marca para introducir la misma en el mercado. Pasado este período, comienza la obligación de demostrar su uso. Asesórese con nosotros si tiene dudas sobre si el uso que está llevando con su marca, se ajusta al requisito temporal.
Los documentos fechados arrojarán más peso a la hora de acreditar el uso temporal de la marca, no obstante no descarte documentos sin fechar y facilítenos toda aquella información relativa a su marca, nosotros le indicaremos si es válida o no.
Finalmente, nos encontramos con el requisito de la magnitud de uso, en el sentido de si a la vista de la situación del mercado en el sector económico considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que el titular ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado. En concreto, se trata de demostrar cierto volumen de ventas en función del tiempo de uso de la marca (caso Hipoviton).
Existen numerosas formas de acreditar el cumplimiento de este requisito, pero nosotros le recomendamos que tenga preparado un catálogo de productos e indicaciones de la facturación total, para acreditar fechas y volumen de ventas. No obstante, no deseche y facilítenos todo tipo de documentos, ya que a pesar de no estar fechados, pueden ser vital para demostrar otros aspectos.
Antes de acabar, debemos incidir en que, a pesar de haber facilitado y explicado los requisitos fundamentales para acreditar el uso real y efectivo de una marca, de ser necesario acreditar el mismo, la redacción de un escrito sólido y sin fisuras, que cite la jurisprudencia adecuada y sepa presentar las pruebas puede ser la diferencia a la hora de demostrar o no el uso de la marca.
Una dilatada experiencia en multitud de procedimientos ante las Oficinas de marca y los Tribunales acreditan el buen hacer de nuestro despacho Juan Botella IP Legal & Asociados. Somos capaces de asesorarle, guiarle y defenderle en todas las instancias administrativas y judiciales relativas a la Propiedad Industrial. Fíese de los profesionales a la hora de tramitar asuntos de especial sensibilidad, como es la marca de su negocio.
