En pleno confinamiento, a finales del mes de marzo y desde la seguridad de sus hogares, los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se han pronunciado acerca del posible derecho del titular de una marca, caducada por falta de un uso real y efectivo, a percibir una indemnización por violación del signo por parte de un tercero, en la resolución de 26 de marzo (Asunto C-622/18).
Esta resolución resulta especialmente interesante, ante el importante avance respecto a la doctrina anterior, que sentaba el Asunto C-654/15, de 21 de diciembre de 2016 y por el que se permitía solicitar la indemnización de una infracción de marca recaída durante los cinco primeros años de vida de una marca, sin necesidad de probar su uso.
Vamos, no obstante, a repasar los puntos más interesantes de esta resolución, que establece de forma exhaustiva una serie de requisitos para poder optar a la citada indemnización por infracción y cómo cuantificarla.
Contexto fáctico
De una parte, nos encontramos con una empresa francesa distribuidora de bebidas alcohólicas que ejerció ante los tribunales galos acción de infracción de su marca “SAINT GERMAIN”, por parte de un competidor que comenzó a distribuir licores bajo la denominación “ST-GERMAIN” en el año 2012. La marca infringida había sido registrada ante la Oficina francesa de marcas en el mes de mayo de 2006.
Sin embargo, en el año 2013 y, de forma paralela al litigio principal, el tribunal de primera instancia de Nanterre (Francia) declaró la caducidad del signo “SAINT GERMAIN” por falta de uso real y efectivo sobre los productos de bebidas alcohólicas. Dicha sentencia estimaba que la marca quedaba caducada, a todos los efectos, desde el 13 de mayo de 2011.
A pesar de este varapalo, la defensa de la parte actora no se amedrentó y mantuvo la pretensión de que la infracción se había dado en un período de tiempo que iba desde junio de 2009 a mayo de 2011, que coincida con el período de gracia de cinco años que se concede a las marcas una vez registradas, para preparar su presentación en el mercado (no se requiere probar el uso de la marca para los productos y servicios protegidos durante dicho período). Tanto la primera instancia como el tribunal de apelación desestimaron dicha acción ante la falta de prueba del uso efectivo del signo y su posterior caducidad.
El asunto llegó a manos del Tribunal de Casación de París, pero ante el evidente choque entre los dictados del Asunto C-654/15 sobre el período de gracia de cinco años durante el que no se requiere un uso efectivo de la marca y la duda de los tribunales de instancia sobre si el establecimiento de un die s a quo a partir de la fecha en que se cumpla el periodo de cinco años sin uso contraviene el Derecho de la Unión, decidió acudir al TJUE.
Recordemos que, por un lado, la Directiva 2008/95 (de aplicación a este asunto, aunque posteriormente modificada por la Directiva 2015/2436) establece que cada Estado miembro es libre de fijar los efectos de la declaración de caducidad de una marca y que, por otro lado, el Derecho francés, fija el inicio del cómputo de la caducidad por falta de uso en el último día que expira el período de gracia de cinco años para usar la marca.
Ante esta tesitura el Tribunal de Casación de París elevó una cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, letra b), 10 y 12 de la [Directiva 2008/95] en el sentido de que el titular que nunca ha explotado su marca y cuyos derechos sobre esta han caducado tras la expiración del plazo de cinco años consecutivo a la publicación de su registro puede exigir indemnización de los perjuicios causados por una violación de marca, invocando el menoscabo a la función esencial de su marca, como consecuencia del uso por un tercero, antes de la fecha en que la caducidad surtió efecto, de un signo similar a dicha marca para designar productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la [citada] marca fue registrada?”.
Respuesta del TJUE
El TJUE resuelve la cuestión prejudicial partiendo de un doble prisma. En primer lugar, indica que el derecho francés relativo al inicio de los efectos de la caducidad es conforme al Derecho de la Unión y que todos los Estados miembros, en virtud de la Directiva de armonización de 2008, son libres de establecer normas específicas para la indemnización por infracción durante el período de gracia.
No obstante, en segundo lugar, el TJUE va más allá e indica que, a la hora de cuantificar los daños y perjuicios, la Directiva del 2008 establece que “la indemnización debe ser adecuada a los daños y perjuicios efectivos sufridos por el titular de la marca, como consecuencia de la infracción”.
Conclusiones
De esta resolución podemos extraer que, si bien es cierto que el titular de un signo que se haya visto caducado por falta de uso puede solicitar la indemnización por infracción durante el período de gracia de cinco años tras el registro, a la hora de liquidar la cuantía indemnizatoria por la infracción, se deben tener en cuenta los perjuicios reales sufridos.
Por lo tanto, si se es titular de una marca sobre la que no se ha acometido ningún tipo de inversión para poner en marcha los productos o servicios bajo dicho signo, ni se ha acometido una serie de gastos en inversión publicitaria o posicionamiento en el mercado, dicho montante económico de indemnización será más bien reducido, sino nulo. A pesar de esto, cada ámbito sectorial y cada marca es distinta, por lo que deberemos atenernos a cada caso concreto para demostrar si se ha dado un perjuicio real o no.
Alejandro García Martínez
