Una de las principales novedades que introducía el Reglamento de Marcas de la Unión Europea 1001/2017 era la supresión del requisito de representación gráfica de un signo para ser admitido como marca. Así, se abría la puerta a marcas distintas a las clásicas denominativas y figurativas, como son las marcas de color, las marcas sonoras o las marcas tridimensionales o de forma.
Respecto a estas últimas, ya existía la posibilidad de registrar la forma de productos mediante las marcas figurativas (ej. MUE 146.704, MUE 10.532.653, o MUE 12.492.393):
Si bien, nos encontramos con una nueva vía para amparar la forma de muchos productos, que tradicionalmente, se amparaban mediante el registro de un diseño industrial.
Sin embargo, la práctica y la jurisprudencia acaecida durante estos tres años que lleva en vigor el nuevo Reglamento nos demuestra la dificultad añadida de registrar este tipo de marcas. El obstáculo común en casi todos estos casos ha sido la falta de carácter distintivo.
El Reglamento establece en su artículo 7.1.b) que entre los motivos absolutos por los que se deniega una marca, se encuentra precisamente la falta de carácter distintivo. Como ya sabemos, el carácter distintivo es la capacidad que tiene un signo distintivo para ser percibido por el público destinatario para distinguir los productos y servicios de una empresa de las de otra empresa.
En el caso de las marcas tridimensionales o de forma, como hemos visto en los ejemplos arriba indicados, encontramos muchas solicitudes de marcas que consisten casi exclusivamente en la forma del producto. En líneas generales, tanto la Oficina de la EUIPO como el Tribunal General de la Unión deniegan la posibilidad de registrar este tipo de marcas. Así las cosas, el 24 de septiembre de 2019, en el Asunto T-68/18, se denegó el registro de la siguiente solicitud de marca:
En este caso, la forma de botella reivindicada no se aparta significativamente de las utilizadas habitualmente en el sector de actividad pertinente (clase 33: vinos, bebidas no alcohólicas y embalaje), y tampoco la combinación de las distintas imágenes, sería capaz de arrojar el carácter distintivo mínimo necesario.
Recientemente, el Tribunal General se ha reafirmado en su decisión anterior a través de las sentencias de 26 de marzo de 2020 (T-570/19 a T-772/19) por la que se ha denegado el registro de una marca que se componía exclusivamente de “formas de un queso trenzado”, para “quesos” de la clase 29:
En esta ocasión, el Tribunal indicó que pese a que la solicitante era la única compañía que comercializaba este producto en el mercado, también es bien sabido que hay una gran cantidad de formas de queso en el mercado con las que se enfrenta el consumidor: queso en cubos, queso en bolas, queso en muela, queso en lonchas, queso en palitos, queso en tiras, queso en tiras retorcidas, queso en tiras trenzadas, etc. Dada la simplicidad de la marca solicitada, el público relevante no considerará la forma en cuestión como perteneciente a un fabricante específico, sino más bien como resultado de la diversidad que caracteriza el mercado preocupado.
En la misma línea se pronunció el Tribunal General 2 de abril de 2020 (Asunto T-546/19) sobre la siguiente solicitud de marca:
Este signo pretendía amparar “mantequilla” en la clase 29 y de igual forma que en las resoluciones del 26 de abril, la gran cantidad de competidores que envasan productos como la mantequilla o la mermelada en recipientes muy similares al pretendido, por lo que los consumidores, al observar esta “marca” en el mercado serían incapaces de diferenciar su empresa comercializadora del resto.
Conclusiones
Ante la disparidad existente entre los tres primeros ejemplos de marcas con la forma de producto registradas y las solicitudes denegadas por las resoluciones del Tribunal General, nos surge la pregunta ¿por qué una sí y otras no? Parece que la respuesta práctica es que si la forma del producto es suficientemente singular, única y se aleja lo suficiente de las formas de productos existentes en el mercado, la marca sí será registrada.
No obstante, quien suscribe se pregunta dónde queda en este caso el derecho concedido por el registro de diseños industriales, que tiene como objeto proteger la forma estética de productos singulares.
Desde nuestro punto de vista, aconsejamos que si se desea registrar la forma de un producto, se siga instando el registro de un diseño industrial, y no una marca, dada la dificultad de demostrar el carácter distintivo. Pero, a su vez, criticamos la posibilidad de instar la vía del registro de marcas, dado el peso subjetivo que los examinadores pueden presentar a la hora de valorar si la forma de un producto es común o no en el mercado y conceder un monopolio perpetuo puede ser desproporcionado.
Alejandro García Martínez