El Tribunal de Justicia (“TJUE”), a través de la sentencia de 23 de abril (Asunto C-237/2918), nos arroja mayores notas interpretativas sobre la accesibilidad registral de marcas tridimensionales.
El asunto pivota alrededor de la solicitud de registro como marca de la famosa figura “GÖMBÖC”. Se trata de una figura ideada por unos matemáticos húngaros en el año 2006, cuya originalidad reside en ser un objeto convexo tridimensional que, cuando descansa sobre una superficie plana, tiene un solo punto de equilibrio estable y siempre regresa a su posición original. Podemos ver una imagen del mismo:
Se trata de un objeto bastante conocido tanto por la comunidad científica, como por el público húngaro, por lo que sus inventores se apresuraron a solicitar su registro como marca para productos de las Clases 14 (artículos decorativos) y 28 (juguetes).
Sin embargo, las primeras trabas llegaron desde la propia Oficina húngara de marcas, que denegó el registro como marca para los productos de la Clase 28, por solicitarse el registro de la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.
Debemos recordar que el artículo 3 de la Directiva europea 2015/2436 no permite el registro como marca tridimensional los signos que se compongan exclusivamente de (i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto; (ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o de (iii) una forma que dé valor sustancial al producto.
Descontentos por la resolución de la Oficina, y en la firme creencia que el extendido conocimiento del público sobre el Gömböc, le hacía muy conocido, los solicitantes recurrieron ante los órganos judiciales húngaros, llegando el asunto a su Tribunal Supremo que, decidió plantear una serie de preguntas prejudiciales.
Con la primera de ellas, se pregunta al TJUE si para decretar que un signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, procede limitarse al examen de la representación gráfica de ese signo o si también debe valorarse otra información, como puede ser la percepción del público pertinente.
El TJUE responde al tribunal húngaro indicando que, para identificar las características esenciales de un signo, el examen sí tiene en cuenta la percepción del público pertinente.
No obstante, para determinar si estas características esenciales responden a una función técnica del producto, no podrá tenerse en cuenta un criterio subjetivo como es la percepción del público, sino que estará necesariamente basada en criterios objetivos.
En la segunda cuestión se preguntaba si la percepción del público pertinente en relación con el producto representado gráficamente por un signo, constituido exclusivamente por la forma de ese producto, puede tenerse en cuenta para identificar una característica esencial de esa forma y, de esta manera, denegar el registro marcario en virtud del art. 3 de la Directiva.
El TJUE, de nuevo, indica que la percepción del público no es decisiva a la hora de denegar un registro en virtud del art. 3, sino que para denegar por esta vía y partiendo de criterios objetivos, descubrimos que la elección del consumidor está ligada a la forma en cuestión del signo, por una o varias características de la forma de la que está constituido exclusivamente el signo.
Finalmente, la última cuestión prejudicial pretende abordar la duda de si las causas de denegación se deberían aplicar automáticamente sobre un signo, cuando este esté constituido exclusivamente por la forma del producto, si la apariencia de este artículo ya está protegida por el derecho del diseño (protección acumulada).
Responde el TJUE, que la protección acumulada es posible, pero siempre luchando por evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca sirva para afianzar otros derechos, si sujetos a unos plazos de validez (diseños).
En el mismo sentido, se descarta la denegación automática del registro de un signo constituido exclusivamente por la forma de un artículo decorativo, exigiéndose, para ello, que resulte de elementos objetivos y fiables que la forma da un valor sustancial al producto en virtud de la que los consumidores eligen el producto de que se trate.
Conclusión
Por tanto, a pesar del grado de conocimiento del público sobre el producto en cuestión, no podemos basarnos en criterios subjetivos para acreditar si un signo corresponde exclusivamente a la forma del producto, sino que debe partirse de un examen fiable y objetivo.
La razón que mueve esta decisión es evitar, a toda costa, que mediante el posible “cariño” que el público le tiene a un producto, se pueda llegar a monopolizar bajo una marca, la apariencia estética de un bien que está destinada, en todo caso, a se protegida como diseño por un tiempo limitado.
Alejandro García Martínez